浅谈多篇对比文件结合评价创造性的常见问题

淺談多篇對比文件結合評價創造性的常見問題 作者:[标签:作者] 时间:2013-06-22 点击次数:20次 成都九鼎天元知识产权代理有限公司房云 摘要:采用多篇对比文件结合评价创造性是审查过程中经常采用的方式,但在实际工作中,由于对于对比文件公开的内容的理解以及对于对比文件启示的明显程度理解存在个体差异,因而会出现很多不适宜评价创造性的情况。本文将浅析多篇对比文件结合评价创造性时的常见问题,并结合实际案例给出较为合理的评价创造性应用,以期在实际工作中能够减少常见问题的出现。 关键词:创造性结合对比文件技术启示 在评判一项技术方案是否具备创造性时,通常采用的是“三步法”,而其中的第三步也是至关重要的一步就是判断要求保护的发明对本领域的技术人员来说是否显而易见。根据《审查指南》[1][1]:通常认为现有技术中存在技术启示一种情形是:iii)所述区别特征为另一份对比文件中披露的相关技术手段,该技术手段在该对比文件中所起的作用与该区别特征在要求保护的发明中为解决该重新确定的技术问题所起的作用相同。上述规定即为审查实践过程中的两篇或多篇对比文件结合评价创造性。虽然审查指南中有上述规定,但在实际审查过程中,却存在很多问题,笔者将结合实际案例进行一一说明。 一、常见问题: 1、将不同技术领域的对比文件相结合 在评价创造性不当的案例中,很多情况下是将不同技术领域的对比文件相结合来评价技术方案的创造性,例如: 【案例1】 【相关案情】某案,权利要求1要求保护一种垂直定向型液晶定向剂,含有:A)XX重量份的由A物质和B物质反应得到的C物质和/或D物质,以及B)XX重量份的分子内具有两个以上环氧基的化合物,其特征在于,所述分子内具有两个以上环氧基的化合物具有(i)、(ii)或(iii)的结构。 【审查】审查员在书中确认了一篇日文文献D1作为最接近的现有技术,该文献公开了一种垂直配向型液晶配向剂,其中说明书实施例8公开的液晶配向剂含有XX重量份的由A物质和B物质反应得到的C物质。因而审查员认定权利要求1与对比文件1公开的技术方案相比,其区别在于:分子内具有两个以上环氧基的化合物具有从式(i)、(ii)及(iii)中选出的至少一种部分结构。基于该区别技术特征,可知权利要求1实际要解决的技术问题是:提高定向剂的耐湿性。 审查员引用了另一篇中文文献D2,该文献公开了一种聚对苯二甲酸乙二醇酯系树脂组合物,其可作为纤维、薄膜、成型用等,并具体公开了该树脂组合物中的(B)成分可为分子内至少含有两个环氧基且分子内没有酯键的环氧化合物,如双酚A型环氧树脂,从而提高树脂组合物的耐湿热性。 由此审查员认定D2已经公开了上述区别技术特征,且同样用于提高树脂组合物的耐湿性,因此本领域技术人员容易想到结合两篇对比文件内容得到权利要求1要求保护的技术方案,权利要求1不具备创造性。 对此,申请人提出了相反的观点:D2涉及的是一种聚对苯二甲酸乙二醇酯系的树脂组合物,聚对苯二甲酸乙二醇酯因为具有优良的机械性能和化学性质而被广泛应用于纤维、薄膜、成型用材料领域。而本申请与D1涉及的是一种XX重量份的由A物质和B物质反应得到的C 物质和/或D物质,因为具有较好的溶解性能、耐热性能、较低的固化温度、介电常数低、 电压保持率高脂环族聚酰亚胺材料而作为液晶显示器用取向膜材料被广泛应用。由此可见, D2相对于本申请和D1属于不同的技术领域。因而将不同领域的两篇对比文件结合评价权利要求1的创造性是不适宜的。 从该案例可以看出,在考虑两篇或多篇对比文件是否能够结合评价技术方案的创造性最重要一点是考量这些对比文件之间技术领域的差距,如果生硬地将不属于相同或相近领域的对比文件结合起来使用,很容易导致在说理过程中存在逻辑上的缺陷。 2、将某一技术手段解决不同技术问题的对比文件相结合 “某一技术手段在该对比文件中所起的作用与该区别特征在要求保护的发明中为解决该重新确定的技术问题所起的作用相同”,这是审查指南中对于多篇对比文件结合评价创造性的一个基本前提,然后在实际工作中,很多情况下这一基本前提被忽略,尤其是在某些看似解决技术问题相同但实质不同的案例中: 同样是案例1,申请人在意见陈述中还有如下的答辩:D2中在背景技术部分指出:由于聚对苯二甲酸乙二醇酯系的树脂的分子内具有酯键,所以当其长时间暴露在高温和高湿等条件下时,酯键会遭受水解,从而将使机械强度下降,即存在着耐湿热性下降之类的问题,从而限制该树脂在需要耐湿热性方面的用途。而由于现有技术中通过添加碳化二亚胺或者多官能环氧化合物或者有机技术盐系结晶成核剂时仍然存在各种问题。因此,D2通过分子中至少含有两个环氧基、且分子中不含酯键和/或碳化二亚胺的化合物,以及根据需要添加特定量的纤维状增强剂,就可以得到优异流动性、耐湿热性和机械强度的组合物。由此可见,虽然D2通过添加了上述化合物表面上看是解决耐湿热的问题,但其实际解决的技术问题是提高聚对苯二甲酸乙二醇酯系的树脂的机械强度。这一点从添加的环氧基化合物分子中不含酯键也可以看出,因为如果该环氧基化合物含有酯键的话,当其长时间暴露在高温和高湿等条件下时,同样也会发生酯键的水解,而不能解决树脂的机械强度下降的问题。 而本申请的背景技术部分指出,物质A或B等组成的液晶定向膜作为高性能的显示元件,对于其电压保持率和在高温下外加长时间电压的可靠性要求很高。并且由于在制造过程中定向膜吸收空气中的水分会产生定向不均的问题。但是现有技术中的定向剂结构中虽然具有环氧基,但是并没有解决上述问题。由此可见,本申请从表面上看要解决的技术问题是提高定向剂的耐湿性,但从本质上看其实际要解决的技术问题是由于定向膜吸湿而产生定向不均。也就是说,本申请和D2虽然均采用加入含有至少两个环氧基的化合物,但两者实际解决的技术问题是并不相同的。故本领域技术人员不能从技术领域相差很大、并且实际解决的技术问题不相同的两篇对比文件中找出结合启示从而得到权利要求1要求保护的技术方案。 从申请人的上述答辩不难看出,审查员所认定的加入环氧化物这一技术特征在本申请和D2中表面上虽然解决了相同的技术问题,但两者实际解决的技术问题并不相同。因而在实际判断过程中,就要求能够准确把握某技术手段解决的技术问题,不仅要把握住其表面解决的技术问题,更要“透过现象看本质”,找到其实际解决的技术问题,这样才利于准确判断创造性。 3、将过多的对比文件相结合 由于《审查指南》并未对相结合的对比文件数量做出规定,例如限定对比文件的上限,因而在实际工作中,往往容易出现将过多的对比文件想结合来判断创造性的情形,有时甚至会出现将4-5篇对比文件结合的情况,例如如下案例: 【案例2】 【相关案情】某案,权利要求1要求保护一种装置,其由组件A、B、C、D组成,其特征在于其中组件A与B之间通过结构E连接,并且C与D之间通过结构F连接。 【审查意见】审查员在一通中引用了D1,其公开了一种装置,由组件A、B、D组成,其中A与B采用结构G连接,由此认定区别技术特征在于本申请的装置还具有组件D,以及A与 B之间通过结构E连接,且C与D之间通过结构F连接。在此基础上,审查员继续引用D2,其中公开的装置包含组件D;引用D3,其中公开了装置包含组件H和I,其采用结构E连接,引用D4,其中了装置包含组件J和K,其采用结构F连接。由此审查员认定权利要求1与D1的区别技术特征已经分别被D2-4公开,权利要求1相对于D1-4的结合不具备创造性。对于案例2,首先抛开D1-4之间的领域问题不谈,不考虑其是否属于相同领域而具有结合启示,单从采用四篇对比文件结合来评价该技术方案的做法本身考虑,其合理性就值得商榷。事实上,如果某一发明仅仅是属于“电子表+圆珠笔”这样的显而易见的组合方面,各自以其常规的方式工作,而且总的技术效果是各组合部分效果之总和,组合后的各技术特征之间在功能上无相互作用关系,仅仅是一种简单的叠加,那么这种组合发明结合多篇对比文件来否定其创造性的做法无可厚非。然后,在实际案例中,例如案例2,很难将A-F这些技术特征认定为简单地叠加,这些技术特征相互之间可能存在特定的关系和作用,使得其结合起来形成一个整体。虽然D1-4公开了这些技术特征,但是首先对于本领域技术人员而言,是否存在要将这些技术特征结合起来得到本申请要求保护的装置这样的技术启示是难以确定的,其次这样的结合对于本领域技术人员而言是否显而易见也是难以确定的。而且结合过多的对比文件,在说理过程中很容易陷入“事后诸葛亮”的错误中。 以上简单总结了在实际判断创造性的过程中,特别是采用多篇对比文件结合评价创造性常见的问题。事实上,由于判断创造性中对于对比文件公开内容的理解、对结合启示的解读因人而异,因而必然还存在其它问题,笔者在此不一一赘述。 二、原因分析 产生上述常见问题的原因,经笔者分析,有以下几点: 1、在考虑区别技术特征及其作用时,仅将是否具有作用相同或解决相同的技术问题作为考虑的重点,而忽视了技术领域的重要性。一般而言,审查员的检索思路为先确定是否存在单独影响新颖性或创造性的对比文件(即X类文件);如果未能检索到,然后再确定是否存在两篇或多篇结合影响创造性的对比文件(即Y类文件)。在这种情况下,当审查员检索到最接近的现有技术并确定区别技术特征后,会将此区别技术特征解决的技术问题作为下一步的检索思路,当检索到某篇对比文件同样公开了上述区别技术特征,并且也解决相同的技术问题时,往往就会终止检索,直接采用其与最接近的现有技术结合评价创造性,而很容易就忽略了领域的重要性。 2、对实际解决的技术问题认识不清。在很多情况下,虽然不同的文献中采用了相同的技术手段去解决看似相同的技术问题,但该技术问题下可能隐藏更深的更实质的技术问题,采用同样的技术手段可能运用的原理、解决问题的思路是完全不同的,而由于未加以认真分析,这些很容易被忽略。 3、对多篇对比文件公开技术信息之间的联系性认定不准确。采用多篇对比文件结合评价创造性时,往往不能正确地认识这些技术特征之间的联系,机械地根据本申请的要求保护的技术方案来拼凑这些技术特征,即“事后诸葛亮”的做法,这些拼凑的过程生硬,说理过程缺乏说服力。 三、两篇对比文件结合评价创造性示例 两篇对比文件结合评价创造性所考虑的重要因素就在于D2是否公开了该区别技术特征,且披露该特征起同样的作用,也就是通常意义上所谓的是否存在技术启示。而技术启示一般而言又可以简单分为明确的启示和隐含的启示。由于隐含的启示情况比较复杂,且由于受主观因素影响较大,笔者在此暂不讨论,以下结合具体案例分析具有明确启示的情况: 【案例3】 【相关案情】某案,权利要求1要求保护芹菜素-6,8-二-C-葡萄糖苷、芹菜素-6-C-葡萄糖苷-8-C-阿拉伯糖苷或芹菜素-6-C-阿拉伯糖-8-C-葡萄糖苷之一或其任意组合作为唯一的活性成 分在制备预防或治疗乙型肝炎、免疫型肝炎或酒精性肝炎的药物或保健食品中的应用。【审查意见】审查员引用D1,其中公开了从植物中提取的化合物schaftoside(即本申请权利要求1中的芹菜素-6-C-葡萄糖苷-8-C-阿拉伯糖苷)、vicenin-2(即本申请权利要求1中的芹菜素-6,8-二-C-葡萄糖苷),并指出C-糖基黄酮化合物具有显著的CCl4导致的小鼠原代肝实质细胞损伤的保肝活性,并具体测试了化合物schaftoside在CCl4模型中的活性。 并引用了D2,其中公开了CCl4熏染大鼠原代肝细胞培养模型稳定,重复性好,适用于防治乙型肝炎有效药物的筛选和研究,即D2给出了CCl4熏染大鼠原代肝细胞培养模型用于筛选乙肝药物的技术启示。可见,在D1的基础上结合D2的技术启示,得到权利要求1中化合物芹菜素-6-C-葡萄糖苷-8-C-阿拉伯糖苷等在制备预防或治疗乙肝的药物的技术方案,对本领域技术人员来说是显而易见的。 【案例4】[2][2] 【相关案情】某案,权利要求涉及一种“氧化铝阳极焙烧炉的横墙”,其权利要求为“一种铝用阳极焙烧炉横墙,其特征在于结构如下:由多块多孔结构异型耐火砖逐层砌筑而成,耐火砖上开设有多个空心洞。” 【审查意见】审查员确定其与最接近现有技术相比,区别技术特征为“耐火砖上开设有多个空心洞”,基于该区别技术特征可以确定,权利要求实际所要解决的技术问题为降低耐火砖的蓄热量。 并引用D2公开了一种“重轻远红外耐火材料砖”,并具体公开了其耐火材料砖中开设有多个凹缺空心或者空心孔,同时在发明目的部分披露了其发明目的为提供热容小、保温好的耐火材料砖。由此认定D2已经公开了上述区别技术特征,同时披露了其目的为提供“热容小”的耐火砖,也即上述技术特征所起的作用为降低耐火砖的热容量。虽然上述作用在字面上与“蓄热量”不尽相同,但对于降低热容量这一作用而言,热容与蓄热量实际是等同的,因为,热容的定义为单位温升的吸热量,因此耐火砖的热容较小也即意味着其蓄热能力较弱,因此,可以认为D2给出了明确的技术启示。