发明专利申请实质审查（湖南班）

null发明专利申请实质审查 对审查意见通知书的答复 （意见陈述书和对专利申请文件的修改） 2010年4月发明专利申请实质审查 对审查意见通知书的答复 （意见陈述书和对专利申请文件的修改） 2010年4月null主 要 内 容 一 审查意见通知书简介 二 答复审查意见通知书时的主要工作 三 专利申请文件的修改 四 意见陈述书的撰写 五 对通知书中几类主要实质性缺陷的处理 六 法、细则、指南修订对发明申请和实审的影响 审查意见通知书简介审查意见通知书简介 审查意见通知书分为第一次审查意见通知书和再次审查意见通知书（又称中间通知书）。 审查意见通知书包括表格、正文，此外还可以包括附件。 标准表格中写明实质审查所依据的文本、所引用的对比文件、对权利要求书和说明书的结论性意见、实质审查的倾向性结论意见、答复期限等；其中第一次审查意见通知书还给出专利申请的基本情况，如有无优先权要求、有无主动修改等。 null表格4nullnull表格6null审查意见通知书简介审查意见通知书简介 审查意见通知书分为第一次审查意见通知书和再次审查意见通知书（又称中间通知书）。 审查意见通知书包括标准表格、正文，此外还可以包括附件。 标准表格中写明实质审查所依据的文本、所引用的对比文件、对权利要求书和说明书的结论性意见、实质审查的倾向性结论意见、答复期限等；其中第一次审查意见通知书还给出专利申请的基本情况，如有无优先权要求、有无主动修改等。 正文部分主要指出权利要求书和/或说明书的实质性缺陷，有授权前景时还指出专利申请文件存在的其他问 。 null答复审查意见通知书时的 主要工作1. 阅读审查意见通知书 2. 对审查意见通知书的内容及引用的证据进行分析 3. 向委托人转达审查意见 4. 撰写意见陈述书和修改专利申请文件 5. 审查意见通知书答复期限的监视null答复审查意见通知书时的 主要工作（续）1. 阅读审查意见通知书 （1）明确该通知书对申请文件的总体倾向性意见：肯定性、不定性、否定性。可从三个方面了解总体倾向性意见：标准表格，正文内容、正文结尾。 （2）阅读重点放在审查意见通知书中所指出的实质性缺陷，尤其是对权利要求的评价上。不仅要知道审查员对每个权利要求和说明书的结论性意见，而且要仔细理解审查员所论述的理由以及用来支持所述理由的证据。 （3）对审查意见通知书中提出的所有意见进行归纳整理。null答复审查意见通知书时的 主要工作（续）2. 对审查意见通知书的内容及引用的证据进行分析 （1）仔细研究审查意见通知书的具体意见，必要时结合申请文件本身的内容以及通知书中引用的对比文件进行分析，从而正确地理解通知书指出的缺陷，以便转告委托人。 （2）分析判断审查意见是否正确，以便向委托人提出初步建议和商讨审查意见通知书答复的应对策略（包括要否对专利申请文件进行修改）。null答复审查意见通知书时的 主要工作（续）向委托人转达审查意见 （1）对不影响专利保护范围的形式缺陷，按照通知书要求作出修改后请委托人确认。 （2）对于实质性缺陷，根据对审查意见的分析结果采取不同的审查意见转达方式。 （i）审查意见正确，申请无授权前景； （ii）审查意见基本正确，适当修改文件有可能取得授权； （iii）审查意见明显错误； （iv）审查意见可以商榷。 （3）在转达审查意见时，要求委托人注意答复期限。null答复审查意见通知书时的 主要工作（续）4. 根据委托人的指示修改申请文件和撰写意见陈述书 委托人指示的三种类型：不同意修改申请文件，指出修改方向委托代为修改，给出具体修改意见； 对委托人指示的分析：代理人与委托人意见基本一致，申请文件修改仍未克服缺陷，申请文件修改过多而导致保护范围过窄； 必要时再与委托人交换一次意见，与委托人意见不一致时应当服从委托人的决定。null答复审查意见通知书时的 主要工作（续）4. 根据委托人的指示修改申请文件和撰写意见陈述书（续） 根据委托人的指示，开始着手答复审查意见阶段最重要的两件工作： 修改专利申请文件； 　　 撰写意见陈述书。 null答复审查意见通知书时的 主要工作（续）5. 审查意见通知书答复期限的监视 由于不按期对审查意见通知书作出答复将会导致专利申请被视为撤回，因此在答复审查意见阶段应当监视审查意见通知书的答复期限（第一次审查意见通知书的答复期限为4个月，再次审查意见通知书的答复期限为2个月）。 如果来不及答复，应当在期限届满前提出延期请求，并缴纳有关费用。 null 专利申请文件的修改1.答复时修改专利申请文件的总体原则 （1）消除通知书中所指出的且确实存在的缺陷； （2）尽可能争取较宽的保护范围； （3）符合法、细则和指南中有关修改专利申请文件的规定； （4）注意修改后的申请文件不要出现新的不符合法、细则和指南中有关专利申请文件相关规定的情况。null2. 答复时修改申请文件的规定 专利法三十三条 对发明和实用新型文件的修改不得超出原说明书和权利要求书的记载范围。 原说明书和权利要求书记载的范围包括：原说明书和权利要求书文字记载的内容；根据原说明书和权利要求书文字记载的内容以及说明书附图能直接地、毫无疑义地确定的内容。 修改的内容与范围不符合法三十三条的规定，则这样的修改不能被允许。 专利申请文件的修改（续）null2. 答复时修改申请文件的规定(续) 专利法实施细则五十一条三款 收到审查意见通知书后，对专利申请文件的修改，应当针对通知书指出的缺陷进行通知书的要求进行。如果修改方式不符合细则五十一条三款的规定，则这样的修改一般不予接受。 然而，对于虽然修改的方式不符合细则五十一条三款的规定，但其内容和范围满足法三十三条要求的修改，只要经修改的文件消除了原申请文件存在的缺陷，并且具有被授权的前景，这种修改可以被视为是针对通知书指出的缺陷进行的修改，因而经此修改的申请文件可以接受。这样处理有利于节约审查程序。 专利申请文件的修改（续）null2. 答复时修改申请文件的规定(续) 专利法实施细则五十一条三款 (续) 但是，出现下述五种情况时，即使修改的内容没有超出原说明书和权利要求书记载的范围，也不能被视为是针对通知书指出的缺陷进行的修改，这样的修改不能被接受。 (1)主动删除独立权利要求的技术特征，扩大了保护范围； (2)主动改变独立权利要求的技术特征导致扩大保护范围； (3)主动将仅在说明书中记载的与原来要求保护的主题缺乏单一性的技术内容作为修改后权利要求的主题； (4) 主动增加新的独立权利要求，该独立权利要求限定的技术在原权利要求书中未出现过； (5) 主动增加新的从属权利要求，该从属权利要求限定的技术方案在原权利要求书中未出现过。 专利申请文件的修改（续）意见陈述书的撰写意见陈述书的撰写意见陈述书包括标准表格、意见陈述书正文及附件 意见陈述书正文的撰写格式 1.起始格式句。 2.简要说明同意接受审查意见通知书中的哪些观点，作了哪些相应修改，并具体说明所作修改符合专利法第三十三条和专利法实施细则的规定。 3.重点分析和论述与审查意见不同之处。 4.对申请文件中暂未作修改之处说明原因（非必需的，视情况而定，多半无需作此说明）。 5.结尾句。null对通知书中 几类主要实质性缺陷的处理 缺乏新颖性和/或创造性 权利要求书未以说明书为依据 独立权利要求缺少解决技术问题的必要技术特征 权利要求未清楚地限定发明 说明书未充分公开发明 专利申请文件的修改超范围 专利申请缺乏单一性null缺乏新颖性和/或创造性1. 逐篇分析引用的对比文件 -首先，对通知书中引用的证据的分析研究，将对比文件按照其公开的日期（若对比文件为中国专利文件或专利申请公开文件，则包括其申请日）与本专利申请的申请日（有优先权要求的，包括优先权日）的关系加以分类 在本专利申请日前（本专利申请有优先权要求的，为优先权日前）公开的对比文件 X、Y、A类 在本专利申请日和优先权日之间公开的对比文件 PX、PY、PA类 在本专利申请日前（本专利申请有优先权要求的，为优先权日前）向中国提出申请、在申请日或申请日后公布的专利申请文件或公告的专利文件 E类 在本专利申请日和优先权日之间向中国提出申请、在申请日后公布的专利申请文件或公告的专利文件 PE类null缺乏新颖性和/或创造性（续）1. 逐篇分析引用的对比文件（续） -其次，对每项现有技术（包括申请在先公开在后的对比文件）所披露的内容进行分析 每项现有技术或对比文件分别披露了本发明独立权利要求中的哪些技术特征 每项现有技术或对比文件针对各从属权利要求分别披露了哪些技术特征 每项现有技术或对比文件所披露的技术特征（尤其是独立权利要求中的区别特征和从属权利要求中的附加技术特征）在各项现有技术和各篇对比文件中所起的作用是什么null 缺乏新颖性和/或创造性（续）1. 逐篇分析引用的对比文件 2. 将对比文件结合起来进行分析，重点分析现有技术有无给出结合启示 3. 必要时对说明书中的具体实施方式进行分析 4. 确定是否修改权利要求书以及如何修改权利要求书 5. 必要时对说明书作适应性修改 6. 意见陈述书中如何论述权利要求具有新颖性和创造性null缺乏新颖性和/或创造性（续）6. 意见陈述书中如何论述权利要求具有新颖性和创造性 -首先，相对于通知书中指出的各篇对比文件，逐篇指出新撰写的独立权利要求（或原独立权利要求）中哪些技术特征未被该篇对比文件披露，从而说明该独立权利要求的技术方案相对于其中每一篇对比文件均具有新颖性。null缺乏新颖性和/或创造性（续）6. 意见陈述书中如何论述权利要求具有新颖性和创造性（续） -然后，将通知书中引用的多篇对比文件和公知常识结合起来进行分析以说明该技术方案具有创造性。 (1)从通知书中引用的对比文件中确定一篇最接近现有技术； (2)指出独立权利要求技术方案与该最接近现有技术之间的区别技术特征，确定该技术方案相对于该最接近现有技术实际解决的技术问题。 (3)进一步指出通知书中引用的其他对比文件或公知常识中未给出将上述区别技术特征应用到该最接近现有技术中来解决上述实际解决技术问题的技术启示，从而说明该权利要求相对于通知书中引用的对比文件和公知常识具有突出的实质性特点。 (4)进一步根据其所解决的技术问题说明其有益技术效果，以说明该技术方案具有显著的进步。null如何具体分析论述权利要求具有创造性实例一 1. 一种旋流平焰燃烧器，包括可燃气体喷嘴(1)、吸入段(2)、混合管(3)、扩压管(4)和旋流器(6)，该可燃气体喷嘴(1)伸入到该吸入段(2)，从而当可燃气体从可燃气体喷嘴(1)流入到吸入段(2)时将可燃气体喷嘴(1)周围的空气吸入，其特征在于：在可燃气体喷嘴(1)中设置了一根与高压气源相连通的中心管(5)。null对比文件1 D1：最接近现有技术与权利要求1中的技术方案十分相近，该旋流平焰燃烧器也包括可燃气体喷嘴、吸入段、混合管、扩压管和旋流器，其与该发明的唯一不同之处是该可燃气体喷嘴是单层管，没有与高压气源相连通的中心管。该最接近现有技术的结构如上图所示。由此可知，权利要求1与最接近现有技术相比的区别特征是：该可燃气体喷嘴中设置了一根与高压气源相连通的中心管。从而可以确定该权利要求1的技术方案相对于该最接近的现有技术实际解决的技术问题是提供一种对不同可燃气体都能实现充分燃烧的旋流平焰燃烧器，从而该旋流平焰燃烧器适用于各种可燃气体。 null对比文件2D2：在实质审查过程中还检索到一篇相关的对比文件，其公开了如下图所示的焊炬：该焊炬是一种可燃气体乙炔的燃烧器，在该焊炬的可燃气体喷嘴8中也有一根与高压气源相通的中心管9，对比文件2中的焊炬是焊接用的焰炬，其可燃气体是乙炔，在可燃气体喷嘴中设置与高压气源相通的中心管是为了调节火焰长度，以适应不同焊接的需要。需要细长火焰时在加大高压空气量的同时减少低压空气量；而需要短粗火焰时减小高压空气量，与此同时增加低压空气量。在这两种情况下，基本保持空气与可燃气体的混合比不变。 null如何具体分析论述权利要求 具有创造性实例二1. 一种自动烹调设备，包括： 一个用于烹调食物的烹调室； 一个设置在烹调室内、用于转动食物的转盘； 一个用于获取被烹制食物表面辐射红外线的红外线获取装置，其包括一用于收集和反射来自被烹制食物表面辐射红外线的窗口； 一个用于检测被烹制食物表面温度的温度检测装置，其包括一用于接收红外线的窗口； 其特征在于：所述红外线获取装置的反射器具有椭圆形视角，此视角覆盖转盘的中心和一部分边缘，从而通过旋转所述转盘能够检测转盘的整个表面。null如何具体分析论述权利要求具有创造性实例二null如何修改申请文件和论述 具有创造性的实例权利要求书 1.一种浇包的浇铸阀门，其特征在于：包括一个耐火的定子和一个可在该定子中与之相对旋转的转子，该定子的内表面与该转子的外表面液密封配合，该定子具有至少一个金属熔液流入口和至少一个金属熔液流出口，该转子具有当其旋转时可选择地使定子上的流入口和流出口相接通或相断开的连接通道。 2.按照权利要求1所述的阀门，其特征在于：所述连接通道是在转子上沿其外圆周表面伸展的凹口。 3.按照权利要求2所述的阀门，其特征在于：所述凹口在垂直于转子轴线的横截面上呈镰刀形。 4.按照权利要求2所述的阀门，其特征在于：所述凹口在垂直于转子轴线的横截面上呈弓形。 5.按照权利要求2至4中任一项所述的阀门，其特征在于：所述定子上的金属流入口和流出口分别为多个沿定子长度方向并列设置在其上的开口，在所述转子上的凹口数量与上述流入口和流出口数量相同，且沿该转子长度方向并列设置。nullnull说明书最后一段文字为： “除了图1至图3所示结构外，本发明的阀门还可以具有其它结构变型，这些变型仍落入本发明的保护范围。例如转子上的连接通道可以是沿转子径向的贯穿透孔或者是通过转子轴线的折弯透孔，也可以是偏离转子轴线的透孔，从较小降低转子抗扭强度出发，后者更为可取。此外，定子的内表面和转子的外表面也可以 是锥形的。”nullnull权利要求书 1.一种浇包的浇铸阀门，包括一个耐火的定子和一个可在该定子中与之相对旋转的转子，该定子的内表面与该转子的外表面液密封配合，该定子具有至少一个金属熔液流入口和至少一个金属熔液流出口，该转子具有当其旋转时可选择地使定子上的流入口和流出口相接通或相断开的连接通道，其特征在于：所述连接通道偏离转子的轴线。 2.按照权利要求1所述的阀门，其特征在于：所述偏离转子轴线的连接通道是在转子上沿其外圆周表面伸展的凹口。 3.按照权利要求2所述的阀门，其特征在于：所述凹口在垂直于转子轴线的横截面上呈镰刀形。 4.按照权利要求2所述的阀门，其特征在于：所述凹口在垂直于转子轴线的横截面上呈弓形。 5.按照权利要求2至4中任一项所述的阀门，其特征在于；所述定子上的金属流入口和流出口分别为多个沿定子长度方向并列设置在其上的开口，在所述转子上的凹口数量与上述流入口和流出口数量相同，且沿该转子长度方向并列设置。null权利要求书 未以说明书为依据1.两种类型 (1) 相对于说明书中的具体实施方式来说权利要求的保护范围过宽：上位概念概括或用并列选择方式概括、功能限定、数值范围 (2)技术方案在说明书中未记载：实质上不支持还是表述不一致 2. 处理办法 (1)上位概念概括或用并列选择方式概括 (2)功能限定 (3)数值范围 (4)技术方案在说明书中未记载null 独立权利要求 缺少必要技术特征1. 弄清审查员所认定缺少的必要技术特征是什么 2. 分析缺少该技术特征的权利要求的技术方案能否解决本发明所要解决的技术问题 3. 认为不缺少必要技术特征时的争辩：强调该技术特征对于本发明是一种优选措施，具体说明不具有这一技术特征的技术方案仍能解决说明书中记载的本发明要解决的技术问题。 4. 权利要求缺少必要技术特征时的处理： -修改要解决的技术问题还是将技术特征补入独立权利要求 -该应补入的技术特征是不影响保护范围的公知常识还是发明改进的关键之处null权利要求 未清楚限定保护范围1.弄清审查员所认为的权利要求未清楚限定保护范围的含义。 2.独立权利要求保护范围不清楚时根据不同情况采取不同处理办法：文字表达不清、修改不影响保护范围；进一步限定技术特征、缩小保护范围；修改错误文字表达、正确限定发明。 3.从属权利要求未清楚限定发明的另两种情况：引用关系错误造成，从属权利要求技术方案的不完整。null说明书未充分公开发明1.注意区分法26条3款还是细则17条3款 2.几种合适的争辩方式 -力求说明本领域技术人员根据原说明书和权利要求书的记载能实现该发明 -通知书中指出的应当记载在说明书中的内容属于本领域的公知常识（需要举证） -通知书中指出的应当记载在说明书中的内容已记载在本说明书中所引证的申请日前已公开的对比文件中，或者已记载在本说明书中所引证的、在本专利申请公开日前已公开的本申请人在中国的在先专利申请的公开文本中（但必须要满足其所引证的内容在该对比文件中是惟一确定的、且将该内容直接引入而不需要增加任何技术内容对本领域来说已充分公开发明）null1. 主要可争辩的内容 -修改或增加的内容可以从原说明书和权利要求书中记载的内容直接地、毫无疑义地确定 -修改或增加的内容属于本领域的公知常识 -原文件所记载的内容有明显错误，而修改后的内容可从申请文件记载内容直接地毫无疑义地确定或属于公知常识 2. 处理方式 -必要时可采取与审查员会晤或电话讨论的方式 -专利局目前对此要求比较严格，因此在修改文件时不要出现原申请文件中没有的新的概括方式，权利要求书中新增加的技术特征尽可能用原说明书中已出现过的词语。专利申请修改超范围null 专利申请缺乏单一性1. 单一性的争辩重点是两权利要求之间具有相同或相应的特定技术特征 -特定技术特征是指发明对现有技术作出贡献的技术特征 -对现有技术作出贡献是指不仅作出新颖性贡献而且要作出创造性贡献 2. 满足单一性要求的争辩方法 -首先根据现有技术确定第一项独立权利要求的特定技术特征 -然后根据现有技术确定其他几项独立权利要求的特定技术特征 -指出这些独立权利要求的特定技术特征哪些是相同或相应的，从而说明这些独立权利要求属于一个总的发明构思，满足单一性要求null专利申请缺乏单一性（续）3.对缺乏单一性的专利申请的处理办法 (1)删去不符合单一性要求的独立权利要求（或者在独立权利要求因缺乏新颖性或创造性而导致并列从属权利要求之间无单一性时类似地删去一项发明） (2)删去的发明可根据申请人的意愿提出分案申请 分案申请应当满足的要求： -分案申请的申请人和发明人 -分案申请的时间 -分案申请的类别 -分案申请的文本 -分案申请的内容 -分案申请的说明书和权利要求书法、细则、指南修订 对发明申请和实审的影响法、细则、指南修订 对发明申请和实审的影响法、细则、指南涉及发明实质审查的主要修改内容 施行专利法、专利法实施细则的过渡办法及操作办法 上述修订对专利申请文件撰写和对审查意见通知书答复的影响法、细则、指南 涉及发明实质审查的主要修改内容法、细则、指南 涉及发明实质审查的主要修改内容授予专利权的条件（涉及现有技术和抵触申请） 禁止重复授权原则 关于依赖遗传资源完成的发明创造 专利审查指南第二部分其他修改部分简介 授予专利权的条件（法22条）授予专利权的条件（法22条） 授予专利权的发明和实用新型，应当具备新颖性、创造性和实用性。 新颖性，是指该发明或者实用新型不属于现有技术；也没有任何单位或者个人就同样的发明或实用新型在申请日以前向国务院专利行政部门提出过申请，并记载在申请日以后公布的专利申请文件或者公告的专利文件中。 创造性，是指与现有技术相比，该发明具有突出的实质性特点和显著的进步，该实用新型具有实质性特点和进步。 实用性，是指该发明或者实用新型能够制造或者使用，并且能够产生积极效果。 本法所称现有技术，是指申请日以前在国内外为公众所知的技术。 两个主要修改点： 1. 绝对新颖性概念：现有技术中公开使用和其他方式公开由国内扩大到世界范围，同样适用于创造性。 2. 本条款的抵触申请包括申请人本人的在先申请。授予专利权的条件（续）授予专利权的条件（续）现有技术（指南第二部分第三章第2.1节） 修改前 根据专利法实施细则第三十条的规定，现有技术是指申请日（有优先权的，指优先权日）前在国内外出版物上公开发表、在国内公开使用或者以其他方式为公众所知的技术。现有技术也称为已有的技术。 修改后 根据专利法第二十二条第五款的规定，现有技术是指申请日以前在国内外为公众所知的技术。现有技术包括在申请日（有优先权的，指优先权日）以前在国内外出版物上公开发表、在国内外公开使用或者以其他方式为公众所知的技术。 授予专利权的条件（续）授予专利权的条件（续）抵触申请(指南第二部分第三章第2.2节) 修改前 由他人在该申请的申请日（有优先权的，指优先权日）以前向专利局提出并且在申请日以后（含申请日）公布的同样的发明或者实用新型专利申请 修改后 由任何单位或者个人就同样的发明或者实用新型在申请日（有优先权的，指优先权日）以前向专利局提出并且在申请日以后(含申请日)公布的专利申请文件或者公告的专利文件禁止重复授权原则 （法9条1款，细则41条）禁止重复授权原则 （法9条1款，细则41条）法九条一款 同样的发明创造只能授予一项专利权。但是，同一申请人同日对同样的发明创造既申请实用新型专利又申请发明专利，先获得的实用新型专利权尚未终止，且申请人声明放弃该实用新型专利权的，可以授予发明专利权。 禁止重复授权原则（续） （法9条1款，细则41条）禁止重复授权原则（续） （法9条1款，细则41条） 细则四十一条一款、二款 两个以上的申请人同日（指申请日；有优先权的，指优先日）分别就同样的发明创造申请专利的，应当在收到国务院专利行政部门的通知后自行协商确定申请人。 同一申请人在同日（指申请日）对同样的发明创造既申请实用新型专利又申请发明专利的，应当在申请时分别说明对同样的发明创造已申请了另一专利；未作说明的，依照专利法第九条第一款关于同样的发明创造只能授予一项专利权的规定处理。禁止重复授权原则（续） （法9条1款，细则41条）禁止重复授权原则（续） （法9条1款，细则41条） 细则四十一条三、四、五款 国务院专利行政部门公告授予实用新型专利权，应当公告申请人已依照本条第二款的规定同时申请了发明专利的说明。 发明专利申请经审查没有发现驳回理由，国务院专利行政部门应当通知申请人在规定期限内声明放弃其实用新型专利权。申请人声明放弃的，国务院专利行政部门应当作出授予发明专利权的决定，并在公告授予发明专利权时一并公告申请人放弃实用新型专利权声明。申请人不同意放弃的，国务院专利行政部门应当驳回该发明专利申请；申请人期满未答复的，视为撤回该发明专利申请。 实用新型专利权自公告授予发明专利权之日起放弃。 禁止重复授权原则（续） （指南第二部分第三章第6节）禁止重复授权原则（续） （指南第二部分第三章第6节） 对同样的发明创造的处理 (1) 对两件专利申请的处理(第6.2.1.1节)禁止重复授权原则（续） （指南第二部分第三章第6节）禁止重复授权原则（续） （指南第二部分第三章第6节）对同样的发明创造的处理（续） (2) 对一件专利申请和一项专利权的处理(第6.2.2节)禁止重复授权原则（续） （指南第二部分第三章第6节）禁止重复授权原则（续） （指南第二部分第三章第6节）对同样的发明创造的处理（续） (2) 对一件专利申请和一项专利权的处理(第6.2.2节)第6.2.2节增加的内容 但是，对于同一申请人同日（仅指申请日）对同样的发明创造既申请实用新型又申请发明专利的，在先获得的实用新型专利权尚未终止，并且申请人在申请时分别做出说明的，除通过修改发明专利申请外，还可以通过放弃实用新型专利权避免重复授权。因此，在对上述发明专利申请进行审查的过程中，如果该发明专利申请符合授予专利权的其他条件，应当通知申请人进行选择或者修改…… (下页) 注：说明内容为对同样的发明创造已申请了另一专利。未作说明的，依照A9.1关于同样的发明创造只能授予一项专利权的规定处理。禁止重复授权原则（续） （指南第二部分第三章第6节）禁止重复授权原则（续） （指南第二部分第三章第6节）对同样的发明创造的处理（续） (2) 对一件专利申请和一项专利权的处理(第6.2.2节)关于依赖遗传资源完成的发明创造 （法5条2款、法26条5款、细则26条）关于依赖遗传资源完成的发明创造 （法5条2款、法26条5款、细则26条）法五条 对违反法律、社会公德或者妨害公共利益的发明创造，不授予专利权。 对违反法律、行政法规的规定获取或者利用遗传资源，并依赖该遗传资源完成的发明创造，不授予专利权。 法二十六条四、五款 权利要求书应当以说明书为依据，清楚、简要地限定要求专利保护的范围。 依赖遗传资源完成的发明创造，申请人应当在专利申请文件中说明该遗传资源的直接来源和原始来源；申请人无法说明原始来源的，应当陈述理由。 关于依赖遗传资源完成的发明创造（续） （法5条2款、法26条5款、细则26条）关于依赖遗传资源完成的发明创造（续） （法5条2款、法26条5款、细则26条）细则26条 专利法所称遗传资源，是指取自人、动物、植物或者微生物等含有遗传功能单位并具有实际或者潜在价值的材料；专利法所称依赖遗传资源完成的发明创造，是指利用了遗传资源的遗传功能完成的发明创造。 依赖遗传资源完成的发明创造申请专利的，申请人应当在请求书中予以说明，并填写国务院专利行政部门制定的表格。 关于依赖遗传资源完成的发明创造（续） （审查指南第二部分第一章）关于依赖遗传资源完成的发明创造（续） （审查指南第二部分第一章）(1)第一章第3.2节的内容　 根据专利法第五条第二款的规定，对违反法律、行政法规的规定获取或者利用遗传资源，并依赖该遗传资源完成的发明创造，不授予专利权。 根据专利法实施细则第二十六条第一款的规定，专利法所称遗传资源，是指取自人体、动物、植物或者微生物等含有遗传功能单位并具有实际或者潜在价值的材料；专利法所称依赖遗传资源完成的发明创造，是指利用了遗传资源的遗传功能完成的发明创造。关于依赖遗传资源完成的发明创造（续） （审查指南第二部分第一章）关于依赖遗传资源完成的发明创造（续） （审查指南第二部分第一章）(1)第一章第3.2节的内容　 在上述规定中，遗传功能是指生物体通过繁殖将性状或者特征代代相传或者使整个生物体得以复制的能力。 遗传功能单位是指生物体的基因或者具有遗传功能的DNA或者RNA片段。 取自人体、动物、植物或者微生物等含有遗传功能单位的材料，是指遗传功能单位的载体，既包括整个生物体，也包括生物体的某些部分，例如器官、组织、血液、体液、细胞、基因组、基因、DNA或者RNA片段等。 发明创造利用了遗传资源的遗传功能是指对遗传功能单位进行分离、分析、处理等，以完成发明创造，实现其遗传资源的价值。 注：对R26.1中出现的技术术语进行解释关于依赖遗传资源完成的发明创造（续） （审查指南第二部分第一章）关于依赖遗传资源完成的发明创造（续） （审查指南第二部分第一章）(1)第一章第3.2节的内容　 违反法律、行政法规的规定获取或者利用遗传资源，是指遗传资源的获取或者利用未按照我国有关法律、行政法规的规定事先获得有关行政管理部门的批准或者相关权利人的许可。 例如，按照《中华人民共和国畜牧法》和《中华人民共和国畜禽遗传资源进出境和对外合作研究利用审批办法》的规定，向境外输出列入中国畜禽遗传资源保护名录的畜禽遗传资源应当办理相关审批手续，某发明创造的完成依赖于中国向境外出口的列入中国畜禽遗传资源保护名录的某畜禽遗传资源，未办理审批手续的，该发明创造不能被授予专利权。 注：对违法获取进行解释并举例说明。关于依赖遗传资源完成的发明创造（续） （审查指南第二部分第十章）关于依赖遗传资源完成的发明创造（续） （审查指南第二部分第十章）(2)第十章第9.5节的内容　 9.5.1 术语的解释 专利法所称遗传资源的直接来源，是指获取遗传资源的直接渠道。申请人说明遗传资源的直接来源，应当提供获取该遗传资源的时间、地点、方式、提供者等信息。 专利法所称遗传资源的原始来源，是指遗传资源所属的生物体在原生环境中的采集地。遗传资源所属的生物体为自然生长的生物体的，原生环境是指该生物体的自然生长环境；遗传资源所属的生物体为培植或者驯化的生物体的，原生环境是指该生物体形成其特定性状或者特征的环境。申请人说明遗传资源的原始来源，应当提供采集该遗传资源所属的生物体的时间、地点、采集者等信息。关于依赖遗传资源完成的发明创造（续） （审查指南第二部分第十章）关于依赖遗传资源完成的发明创造（续） （审查指南第二部分第十章）(2)第十章第9.5节的内容　 9.5.2 对披露内容的具体要求 就依赖遗传资源完成的发明创造申请专利，申请人应当在请求书中予以说明，并且在专利局制定的遗传资源来源披露登记表(以下简称为登记表)中填写有关遗传资源直接来源和原始来源的具体信息。 申请人对直接来源和原始来源的披露应符合登记表的填写要求，清楚、完整地披露相关信息。 如果遗传资源的直接来源为从某个机构获得，例如保藏机构、种子库（种质库）、基因文库等，该机构知晓并能够提供原始来源的，申请人应当提供该遗传资源的原始来源信息。申请人声称无法说明原始来源的，应当陈述理由，必要时提供有关证据。例如指明“该种子库未记载该遗传资源的原始来源”、“该种子库不能提供该遗传资源的原始来源”，并提供该种子库出具的相关书面证明。关于依赖遗传资源完成的发明创造（续） （审查指南第二部分第十章）关于依赖遗传资源完成的发明创造（续） （审查指南第二部分第十章）(2)第十章第9.5节的内容　 9.5.3 遗传资源来源披露的审查 在依据专利法第二十六条第五款和专利法实施细则第二十六条第二款进行审查时，审查员应当首先仔细阅读说明书和权利要求书，准确理解发明，在此基础上确定发明创造的完成是否依赖于遗传资源以及所依赖的是何种遗传资源。 对于依赖于遗传资源完成的发明创造，审查员应当审查申请人是否提交了登记表。 如果申请人未提交登记表，审查员应当在审查意见通知书中告知申请人补交登记表，通知书中还应当具体指明哪些遗传资源需要披露来源并说明理由。 关于依赖遗传资源完成的发明创造（续） （审查指南第二部分第十章）关于依赖遗传资源完成的发明创造（续） （审查指南第二部分第十章）(2)第十章第9.5节的内容　 9.5.3 遗传资源来源披露的审查 如果申请人提交的登记表中仅披露了部分遗传资源的来源，审查员应当在审查意见通知书中告知申请人补全登记表，通知书中还应当具体指明需要补充披露来源的遗传资源并说明理由。 如果申请人提交了登记表，审查员应当审查该登记表中是否说明了该遗传资源的直接来源和原始来源；对于未说明原始来源的，是否说明了理由。如果申请人填写的登记表不符合规定，审查员应当在审查意见通知书中指出登记表中存在的缺陷。经申请人陈述意见或者进行修改后仍不符合专利法第二十六条第五款规定的，审查员应当驳回其专利申请。 需要注意的是，登记表中的内容不属于原说明书和权利要求书记载的内容，因此不能作为判断说明书是否充分公开的依据，也不得作为修改说明书和权利要求书的基础。审查指南第二部分其他修改部分简介审查指南第二部分其他修改部分简介1. 与修改时机和方式有关的修改(指南第八章) (1) A33与R51的关系的梳理(第5.2、5.2.1和5.2.1.1节) 修改前：按照R51.1、R51.3和A33的顺序对修改进行说明。 修改后：按A33、R51.1和R51.3的顺序对修改进行说明。 5.2.1节修改后： 专利法第三十三条对修改的内容与范围作出了规定。专利法实施细则第五十一条第一款对主动修改的时机作出了规定，专利法实施细则第五十一条第三款对答复审查意见通知书时的修改方式作出了规定。 5.2.1.1节修改后： 不论申请人对申请文件的修改属于主动修改还是针对通知书指出的缺陷进行的修改，都不得超出原说明书和权利要求书记载的范围。 审查指南第二部分其他修改部分简介(续)审查指南第二部分其他修改部分简介(续)1. 与修改时机和方式有关的修改(指南第八章) (2) 增加5.2.1.2节进一步明确主动修改的时机 5.2.1.2 主动修改的时机 申请人仅在下述两种情形下可对其发明专利申请文件进行主动修改： (1)在提出实质审查请求时； (2)在收到专利局发出的发明专利申请进入实质审查阶段通知书之日起的三个月内。 在答复专利局发出的审查意见通知书时，不得再进行主动修改。审查指南第二部分其他修改部分简介(续)审查指南第二部分其他修改部分简介(续)与修改时机和方式有关的修改(指南第八章) (3)进一步明确答复审查意见通知书时的修改方式 5.2.1.3 答复审查意见通知书时的修改方式 根据专利法实施细则第五十一条第三款的规定，在答复审查意见通知书时，对申请文件进行修改的，应当针对通知书指出的缺陷进行修改，如果修改的方式不符合专利法实施细则第五十一条第三款的规定，修改文本一般不予接受。 然而，对于虽然修改方式不符合专利法实施细则第五十一条第三款的规定，但其内容与范围满足专利法第三十三条要求的修改，只要经修改的文件消除了原申请文件存在的缺陷，并且具有被授权的前景，这种修改就可以被视为针对通知书指出的缺陷进行的修改，因而经此修改的申请文件可以接受。 审查指南第二部分其他修改部分简介(续)审查指南第二部分其他修改部分简介(续)与修改时机和方式有关的修改(指南第八章) (3)进一步明确答复审查意见通知书时的修改方式 5.2.1.3 答复审查意见通知书时的修改方式 但是，当出现下列情况时，即使修改的内容没有超出原说明书和权利要求书记载的范围，也不能被视为是针对通知书指出的缺陷进行的修改，因而不予接受。 (1)主动删除独立权利要求中的技术特征，扩大了该权利要求请求保护的范围。 (2)主动改变独立权利要求中的技术特征，导致扩大了请求保护的范围。 (3)主动将仅在说明书中记载的与原来要求保护的主题缺乏单一性的技术内容作为修改后权利要求的主题。 (4)主动增加新的独立权利要求，该独立权利要求限定的技术方案在原权利要求书中未出现过。 (5)主动增加新的从属权利要求，该从属权利要求限定的技术方案在原权利要求书中未出现过。(新增内容)审查指南第二部分其他修改部分简介(续)审查指南第二部分其他修改部分简介(续)与修改时机和方式有关的修改(指南第八章) (3)进一步明确答复审查意见通知书时的修改方式 5.2.1.3 答复审查意见通知书时的修改方式 当申请人答复审查意见通知书时提交的修改文本不是针对通知书指出的缺陷作出的，而是属于上述不予接受的情况，审查员应当发出审查意见通知书（原指南规定此时应当发出修改文本不予接受通知书或审查意见通知书），说明不接受该修改文本的理由，要求申请人在指定期限内提交符合R51.3规定的修改文本，同时应当指出，到指定期限届满日为止，申请人所提交的修改文本如果仍然不符合R51.3规定，或者出现其他不符合R51.3规定的内容，审查员将针对修改前的文本继续审查，例如作出授权或驳回决定。 如果审查员对当前修改文本中符合要求的部分文本有新的审查意见，可以在本次通知书中一并指出。审查指南第二部分其他修改部分简介(续)审查指南第二部分其他修改部分简介(续)2.驳回条件（第八章第6.1.1节）施行修改后的专利法的过渡办法施行修改后的专利法的过渡办法1. 第二条规定： 修改前的专利法的规定适用于申请日在2009年10月1日前（不含该日，下同）的专利申请以及根据该专利申请授予的专利权；修改后的专利法的规定适用于申请日在2009年10月1日以后（含该日，下同）的专利申请以及根据该专利申请授予的专利权；但本办法以下各条对申请日在2009年10月1日前的专利申请以及根据该申请授予的专利权的特殊规定除外。 前款所述申请日的含义依照专利法实施细则的有关规定理解。 2 .第七条规定：在中国没有经常居所或者营业所的外国人、外国企业或者外国其他组织在2009年10月1日以后变更委托或者变更专利代理机构的，适用修改后的专利法第十九条的规定。施行修改后的专利法实施细则的过渡办法施行修改后的专利法实施细则的过渡办法 第二条规定： 修改前的专利法实施细则的规定适用于申请日在2010年2月1日前（不含该日，下同）的专利申请以及根据该专利申请授予的专利权；修改后的专利法实施细则的规定适用于申请日在2010年2月1日以后（含该日，下同）的专利申请以及根据该专利申请授予的专利权；但本办法以下各条对申请日在2010年2月1日前的专利申请以及根据该申请授予的专利权的特殊规定除外。施行修改后的专利法 及其实施细则过渡办法的操作办法施行修改后的专利法 及其实施细则过渡办法的操作办法1. 法过渡办法和细则过渡办法另有规定的，根据具体规定和是否涉及实质性修改进行法律适用； 2. 对于新案(2010年2月1日以后提出的申请) ，适用新法/新细则； 3. 对于旧案(2009年10月1日前提出的申请) ，根据新法/新细则各条款内容是否有修改以及修改内容是否涉及实质内容改变来确定：不涉及实质内容改变的，适用新法/新细则；涉及实质内容改变的，适用原法/原细则； 4. 对于过渡案(2009年10月1日以后至2010年2月1日前提出的申请)，根据新细则条款内容是否有修改以及修改内容是否涉及实质内容改变来确定：不涉及实质内容改变的，适用新法/新细则；涉及实质内容改变的，适用新法/原细则，但原细则与新法限定的内容有矛盾的除外。上述修订内容对专利申请工作的影响上述修订内容对专利申请工作的影响撰写申请文件前对现有技术进行检索和调研时还需要考虑国外的公开使用和以其他方式的公开。 抵触申请扩大到申请人本人的在先申请后需要对系列申请的策略给予调整。 3 . 对于一项发明创造既想用发明保护又想用实用新型保护，则应当在同日提出发明专利申请和实用新型专利申请，且应当在提出申请时分别说明对同样的发明创造已申请了另一专利（即在发明专利请求书第21栏作出标记和实用新型专利请求书第18栏作出标记） 。nullnull上述修订内容对专利申请工作的影响(续)上述修订内容对专利申请工作的影响(续)4. 对于一项发明创造，在提出一件发明或实用新型申请后，又想申请另一种实用新型或发明专利申请，则应当采取另行同日提出发明和实用新型专利申请且要求在先申请优先权（包括分别在提出申请时说明对同样的发明创造已申请了另一专利）的方式来实现。 （在此说明一下原先对于实用新型专利申请中说明书中包含有方法内容的情况，可以通过实用新型的分案申请和发明专利申请要求优先权的途径，而现在由于构成抵触申请而不可行了，也只能采用另行同日提出发明和实用新型专利申请且要求在先申请优先权的方式来实现）上述修订内容对专利申请工作的影响(续)上述修订内容对专利申请工作的影响(续)5. 若申请日前半年之内该发明创造通过参加在国外举办的、国际展览会公约规定的由国际展览局注册或者认可的国际展览会上的展出而披露该发明创造内容的，为取得不丧失新颖性的公开，应当在提出申请时进行声明（即在发明专利请求书第19栏、在实用新型专利请求书第16栏或者在国际申请进入中国国家阶段声明第26栏作出标记），并在自申请日起2个月内出具证明文件。上述修订内容对专利申请工作的影响(续)上述修订内容对专利申请工作的影响(续)6.若发明创造依赖遗传资源完成的，该遗传资源的获得或者利用应当符合法律和行政法规的规定（即事先取得有关行政管理部门或者相关权利人的许可），且应当在专利申请文件的请求书中予以说明（即在发明专利请求书第17栏或者在国际申请进入中国国家阶段声明第23栏作出标记），并填写遗传资源披露登记表，并在此登记表中说明该遗传资源的直接来源和原始来源，无法说明原始来源的，应当说明理由。nullnull上述修订内容对专利申请工作的影响(续)上述修订内容对专利申请工作的影响(续)7. 涉及在中国完成发明创造向外国申请专利审批，应当在请求书中作出说明（在发明专利请求书和实用新型专利请求书第5栏作出标记），并提交向外国申请专利保密审查请求书。8.专利局对申请文件修改提出的偏严要求加大了申请文件撰写的难度。上述修订内容对专利申请工作的影响(续)上述修订内容对专利申请工作的影响(续)9. 最高法院2009年司法解释可能会对专利申请文件撰写产生影响 第4条 对于权利要求中以功能或者效果表述的技术特征，人民法院应当结合说明书和附图描述的该功能或者效果的具体实施方式及其等同的实施方式，确定该技术特征的内容。 （影响权利要求书中采用功能限定利弊分析的考虑） 第5条 对于仅在说明书或者附图中描述而在权利要求中未记载的技术方案，权利人在侵犯专利权纠纷案件中将其纳入专利权保护范围的，人民法院不予支持。 第6条 专利申请人、专利权人在专利授权或者无效宣告程序中，通过对权利要求、说明书的修改或者意见陈述而放弃的技术方案，权利人在侵犯专利权纠纷案件中又将其纳入专利权保护范围的，人民法院不予支持。 （这两条会影响权利要求中采用概括性技术特征的考虑）上述修订内容 对审查意见通知书答复的影响上述修订内容 对审查意见通知书答复的影响1. 注意区分2009年10月1日前提出的专利申请，还是2009年10 月1 日以后提出的专利申请，对于后者还要区分是2010年2月1日前还是2010年2月1日以后提出的专利申请。 举例说明： 涉及新颖性、创造性中的现有技术或者本人在先申请在后公开的同样发明创造是否构成抵触申请。 对于同样的发明创造申请发明和实用新型中有关同日提出的要求以及是否在请求书中作出说明的要求。上述修订内容 对审查意见通知书答复的影响(续)上述修订内容 对审查意见通知书答复的影响(续)2. 专利审查指南修订内容适用范围 相应于法、细则修订作出的适应性修改，按照两个过渡办法规定执行； 相应于指南自身的修订内容，则按照专利审查指南新修订的内容执行 举例说明：对于新颖性、创造性的判断，2009年10月1日前的申请适用2006年审查指南；对于同样的发明创造在2009年10月1日以后、2010年2月1日前同日提出发明和实用新型专利申请但未作说明的适用2006年审查指南，2009年10月1日后同日提出发明和实用新型专利申请且作说明的适用2010年专利审查指南；对于审查意见通知书答复时主动增加从属权利要求仍属于不符合细则五十一条三款的规定。 注：审查意见通知书引用新旧法条的原则。 上述修订内容 对审查意见通知书答复的影响(续)上述修订内容 对审查意见通知书答复的影响(续)3. 对审查意见通知书中判断分析的影响 在实审阶段，现有技术扩大到国外公开使用和以其他方式公开对发明实质审查阶段影响不大 在实审期间对判断分析影响较大的内容主要涉及两个方面。其一，按照新修改的专利法，本人申请在先公布或授权公告在后且涉及同样内容的发明和实用新型构成抵触申请，即不再是仅仅比较权利要求书，而是将在后申请的权利要求书与在先专利申请的整个文件进行比较。其二，对于同样的发明创造来说，仅仅涉及相同申请日情况。对于不同申请人同日申