无效宣告程序中的专利代理

无效宣告程序中的专利代理 按照专利法第四十五条的规定，自国家知识产权局公告授予专利权之日起，任何单位或者个人认为该专利权的授予不符合专利法及其实施细则有关规定的，可以 向专利复审委员会提出宣告该专利权无效的请求，由此进入了该专利权的无效宣 告程序。该无效宣告程序涉及双方当事人，本章将对无效宣告程序双方当事人的 专利代理工作作一简要。 为便于专利代理人和其他读者更好地掌握无效宣告程序双方如何处理该程序中 的有关事务，本节概要地对无效宣告程序作一介绍。 一 设置无效宣告程序的必要性 专利权是一种对发明创造享有的专有权，具有独占性和排他性。对符合专利法规 定的专利申请授予的专利权，是专利权人因对社会作出贡献而依法应当享有的权 益；相反，若一件专利权的授予不符合专利法的规定，则是对社会和公众应有权 益的不合理限制和侵害。 由于专利权是一种知识的无形财产，对这种无形财产权及其归属的确认比有形财 产权要复杂困难的多，它需要经过一系列的法律程序。根据这种财产权特点以及 法律规定的程序，经国家知识产权局审查授予的专利权只是推定财产权的成立及 其归属。而且在审批专利申请的过程中，由于一些主、客观因素的影响（例如： 检索文档不十分完备、对申请日前公知公用现有技术的状况不可能全面准确掌 握、对实用新型和外观专利申请不进行实质审查、授予专利权的某些重要条 件如创造性和是否充分公开的判断本身存在着客观不确定性以及国家知识产权 局专利局的审查人员工作经验不足等），难免出现将少数不符合专利法规定的专利申请批准为专利的情况。 设置无效宣告程序就向社会、向那些对国家知识产权局授予专利权有不同意见的 公众、尤其是向那些与该专利权有直接利害关系的人们提供了一个请求取消该专 利权的机会。由此可知，设立专利权无效宣告程序的目的是为了纠正不符合专利 法的专利申请被批准为专利的现象，通过无效宣告程序来取消对这些已具有法律 效力的财产权的承认，从而维护社会和公众的合法权益，保证专利法的正确执行。 二 无效宣告程序的启动条件 无效宣告程序的启动与复审程序一样也需要满足两个条件，但这两个条件与复审 1 程序不完全一样。 1. 专利申请已被授予专利权 专利权无效宣告请求只能在专利权授予之后提出。在此之前提出请求是没有意义的，因为专利权尚不存在，谈不到宣告专利权无效的问。 如果有人在授权前认为一项专利申请不应该被批准为专利，不能提出无效宣告请 求，只可向国家知识产权局专利局有关审查部门提出意见和提供证据，供有关审 查部门参考。 在这里，需要说明的是，对于已授权的专利，即使在专利权终止后（如专利权已 被放弃或视为放弃）仍然可对其提出无效宣告请求。但是其已被生效的无效宣告 请求审查决定宣告全部无效的，则不能再对其提出无效宣告请求。 2. 请求人依法提出无效宣告请求 无效宣告程序是按照请求原则进行的，只有当请求人依法提出专利权无效宣告请 求时才能启动，专利复审委员会无权自行对一项专利权启动无效宣告程序。 所谓依法提出无效宣告请求是指所提出的无效宣告请求符合专利法及其实施细 则的有关规定，即符合专利法第四十五条以及专利法实施细则第六十四条、第六 十五条、第九十条和第九十七条的有关规定。 无效宣告请求除了提出的时间如前一个启动条件所指出的那样必须在授权之后 外，还必须满足下述四个条件。 (1)无效宣告请求人的资格 按照专利法第四十五条的规定，任何单位或者个人可以对一项已授权的专利提出 无效宣告请求。在这次专利法修改之前，审查指南将专利权人排除在无效宣告请 求人之外，即不允许专利权人对自己的专利提出无效宣告请求。这次修改审查指 南时对此作了修改，即允许一项专利的全部专利权人以公开出版物为证据宣告该 项专利权部分无效，这样规定既妨止专利权人或部分专利权人以提出无效宣告请 求的手段来损害利害关系人或其他专利权人的合法权益，又解决了我国专利立法 中还未考虑授权后专利权人自行缩小专利保护范围的限制程序。按照上述规定， 如果一项专利的部分专利权人提出无效宣告请求，或者一项专利的全部专利权人 提出宣告该专利权全部无效或不是以公开出版物为证据提出无效宣告请求时，则 该无效宣告请求不予受理。 (2)无效宣告请求的形式 按照专利法实施细则第六十四条第一款的规定，无效宣告请求应当以书面方式提 出，即用无效宣告请求书提出，而且无效宣告请求书应当符合表格规定的格 式。 (3)无效宣告请求的理由及附具有关证据 按照专利法第五十四条第一款的规定，无效宣告请求书应当结合提交的所有证据，具体说明无效宣告的理由。 对于除专利权人以外的任何单位或任何个人提出的无效宣告请求，可以以专利法 实施细则第六十四条第二款中所列出的任何一项或多项理由作为无效宣告请求 的理由，并附具支持所述理由的有关证据。但根据一事不再理原则，若该无效宣告请求的理由和证据与另一在先对该专利权提出的无效宣告请求的理由和证据 相同、且对该在先无效宣告请求已作出审查决定，则不能启动无效宣告程序。 但对于全部专利权人提出的无效宣告请求，只能以公开出版物为证据、以授权时 的部分权利要求不符合专利法第二十二条第二款和/或第三款（即不具备新颖性和/或创造性）为理由宣告该专利权部分无效。 2 (4)无效宣告请求的费用 按照专利法实施细则第九十条和第九十七条的规定，应当在提出无效宣告请求之 日起一个月内缴纳无效宣告请求费。 此外，对于请求人委托专利代理机构办理有关无效宣告请求事务的，以及请求人 为在中国没有经常居所或营业所的外国人、外国企业或外国其他组织的，还应当 提交专利代理委托书，写明委托权限。 三 无效宣告程序的审查流程 无效宣告程序的审查流程包括形式审查、合议审查和无效宣告请求审查决定三个 阶段。 1. 形式审查 专利复审委员会收到请求人提交的无效宣告请求书后，首先进行形式审查。 形式审查的主要内容包括：无效宣告请求的对象、无效宣告请求人的资格、无效宣告请求的理由和证据、无效宣告请求书的格式和内容、无效宣告请求费以及必 要时的专利代理委托书等。 如果无效宣告请求不是针对授权专利提出的，或者该专利已被生效的无效宣告请 求审查决定宣告专利权全部无效的，该无效宣告请求不予受理。 如果提出宣告专利权无效的请求人是专利权人、且请求宣告专利权全部无效或所 提的证据不是公开出版物时，或者请求人不是共有专利权的所有专利权人时，该 无效宣告请求不予受理。 如果无效宣告请求的理由不属于专利法实施细则第六十四条第二款规定的理由 或者所提出的无效宣告请求没有结合所提交的证据具体说明无效宣告请求理由 的，或者没有指明无效宣告请求的理由所依据的证据的，该无效宣告请求不予受 理。 如果以授予专利权的外观设计与他人在先取得的合法权利相冲突为理由宣告外 观设计专利权无效，但未提交生效的能够证明权利相冲突的处理决定或者判决 的，该无效宣告请求不予受理。 如果无效宣告请求的理由和证据与另一在先对该专利权提出无效宣告请求的理 由和证据相同、且对该在先无效宣告请求已作出审查决定的，根据一事不再理原 则，该后一无效宣告请求不予受理。 如果自提出无效宣告请求之日起一个月内未缴纳或者未缴足无效宣告请求费的， 该无效宣告请求视为未提出。 如果无效宣告请求书不符合标准表格规定格式的，专利复审委员会将发出补正通 知书，则应当在该通知书指定的一个月期限内予以补正或陈述意见，期满未补正 或者在指定期限内补正两次后仍存在同样缺陷的，该无效宣告请求视为未提出。 请求人委托专利代理机构而未提交委托书或者委托书未写明委托权限的，应当在 专利复审委员会的补正通知书指定的七天期限内予以补正，若期满未补正或在指 定期限内提交的补正文件仍不合格的，则视为未委托专利代理。但对其中请求人 为在中国没有经常居所或营业所的外国人、外国企业或外国组织时，期满未补正 的，其无效宣告请求被视为撤回，在指定期限内提交的补正文件仍不合格的，驳 回其无效宣告请求。 如果无效宣告请求人所委托的专利代理机构与该专利的申请人在专利申请阶段 所委托的专利代理机构为同一专利代理机构时（包括专利权人在无效宣告请求阶 段重新委托的专利代理机构与无效宣告请求人所委托的专利代理机构为同一专 3 利代理机构的情况），则专利复审委员会将通知双方当事人，当事人应当在得知 后七日内变更委托，未在规定期限内变更委托的，后委托的一方则视为未委托专 利代理。 无效宣告请求经形式审查符合专利法及其实施细则有关规定的，则该无效宣告请 求被受理，专利复审委员会将向请求人发出“无效宣告请求受理通知书”。与此 同时，专利复审委员会也向专利权人（以下或称作被请求人）发出“无效宣告请 求受理通知书”，并将无效宣告请求书和有关文件副本转送专利权人，要求其在 收到该通知书之日起一个月内答复。对于专利权人委托专利代理机构在专利有效期间全程代理的情况，上述受理通知书、无效宣告请求书和有关文件副本转送其 负责全程代理的专利代理机构。专利权人或其专利代理机构应当在该指定的一个月期限内作出答复，对于发明或实用新型专利权来说在答复时可以修改权利要求 书。 如果受理的无效宣告请求涉及专利侵权案件的，专利复审委员会可以应请求人、 人民法院或者地方知识产权局（或相应职能部门）的请求，向审判或者处理该专 利侵权案件的人民法院或者地方知识产权局（或相应职能部门）发出“无效宣告 请求受理通知书”。 当专利权人对无效宣告请求作出答复后，或者专利权人虽未答复、但该指定答复 期限届满后，该无效宣告程序就进入了合议审查阶段。 2. 合议审查 通常，在无效宣告请求受理后专利复审委员会将成立合议组对该无效宣告请求进 行合议审查。 (1)审查方式 在合议审查阶段，合议组针对案件的不同情况，采用不同的审查方式。 (i)合议组经审查，认为请求人提交的证据充分，其请求宣告专利权全部无效的理 由成立，则不论被请求人（即专利权人）是否作出答复，只要被请求人未要求进 行口头审理，就可以直接作出宣告专利权全部无效的决定。在这种情况下，若请 求人请求宣告无效的范围是宣告专利权部分无效，则也可以针对该范围作出宣告 专利权部分无效的决定。 (ii)合议组经审查，认为请求人请求宣告无效的范围部分成立，可能会在比请求 人请求宣告无效的范围小的范围作出宣告专利权部分无效的决定的，不论被请求 人是否作出答复将采用口头审理的方式进行合议审查。 (iii)合议组经审查，认为被请求人在指定期限内作出的答复中陈述的理由正确， 可能会作出维持专利权的决定的，合议组根据案情选择发出“转送文件通知书” 或“无效宣告请求审查通知书”并向请求人附送“转送文件通知书”进行书面审 查，或者发出“口头审理通知书”（并向请求人附送“转送文件通知书”）进行口 头审理。 (iv)合议组经审查，认为请求人提交的证据不充分，其请求宣告专利权无效的理 由不成立，尽管被请求人在指定期限内未作出答复，但仍有可能作出维持专利权 的决定的，合议组将根据案情选择发出“无效宣告请求审查通知书”进行审查， 或者发出“口头审理通知书”进行口头审理。 (2)无效宣告请求审查通知书 由上述无效宣告请求合议审查阶段的审查方式可知，在无效宣告请求的合议审查 中合议组根据案情会选择发出“无效宣告请求审查通知书”。该通知书主要在下 述几种情况发出： 4 (i)当事人提供的事实或者证据不清楚或者有疑问的； (ii)被请求人在答复“无效宣告请求书”时对专利文件进行了修改，但该修改不 符合专利法及其实施细则有关规定的； (iii)需要引入请求人未提及的理由或者证据的； (iv)其他有必要发出“无效宣告请求审查通知书” 的情形。 “无效宣告请求审查通知书”向双方当事人发出。通知书的内容所针对的一方当 事人或双方当事人应当在通知书中指定的一个月期限内按照通知书的要求作出 答复或者提供证据（但不得为与原举证主张的具体事实无关的新证据）。期满未 答复的，视为当事人已得知通知书中所涉及的理由、事实和证据，且对通知书中 认定的上述内容无反对意见。 (3)口头审理 口头审理是无效宣告请求案在合议审查阶段的主要审查方式。 合议审查阶段口头审理的启动有两种方式，除了前面所述的合议组可以根据案情 自行决定进行口头审理的以外，当事人也可以以书面方式向专利复审委员会提出 口头审理请求，允许其提出口头审理请求的理由有下述几种： (i)要求与对方当面质证和辩论； (ii)需要当面向合议组说明事实； (iii)需要实物演示； (iv)需要请出具过证言的证人作证。 当以上述理由提出口头审理请求的，通常合议组会同意进行口头审理。 无论以何种方式启动口头审理，合议组会向双方当事人发出“口头审理通知书”。 双方当事人通常应当在收到“口头审理通知书”之日起七日内向专利复审委员会 提交口头审理回执。 口头审理过程包括口头审理调查、口头审理辩论、双方最后陈述意见、休庭合议 以及宣布口头审理结论等几个部分。 口头审理调查之前，必要时会由主审员简要介绍案情。通常，直接开始口头审理 调查。先由请求人陈述无效宣告请求的范围及其理由，并简要陈述有关事实和证 据，再由被请求人答辩。其后，由合议组就本案的无效宣告请求的范围、理由和 各方当事人提交的证据进行核对，确定口头审理的审理范围。接着，由请求人就 无效宣告请求的理由以及所依据的事实和证据进行举证，然后由被请求人进行质 证，需要时被请求人可以提出反证，由对方当事人进行质证。为了全面、客观地 查清案件事实，合议组会就有关事实和证据向当事人或者证人提问，或要求当事 人或证人作出解释。 在口头审理辩论时，如果双方当事人对案件证据和事实无争议的情况下，则可以 在双方当事人对证据和事实予以确认的基础上，直接进行口头审理辩论。由当事 人就证据所表明的事实、争议的问题和适用的法律、法规各自陈述意见，进行辩 论。如果双方当事人对案件证据和事实有争议，双方应当首先就该事实或证据是 否可以予以采信进行争辩，然后再以此为基础就争议的问题和适用的法律、法规 陈述意见。在口头审理辩论时，合议组可以根据需要就某一争议问题提问，请当 事人更清楚地阐明观点和理由。 在双方当事人辩论意见表达完毕后，口头审理辩论结束，由双方当事人作最后意 见陈述。双方在最后陈述意见时主要说明通过上述调查和辩论后目前己方对此案 的观点有无变化，不必重复调查和辩论时的陈述，至多简要列出支持己方观点的 理由。 5 在双方最后陈述意见之后，口头审理暂时休庭，由合议组举行合议组会议进行合 议。 合议结束后，口头审理重新开始，由合议组组长宣布口头审理结论。口头审理结 论主要有两种：一种是当场口头宣布审查决定的结论，并表示在一定期限内作出 正式的书面审查决定；另一种是当场不宣布审查决定的结论，以后再作出正式书 面审查决定。对后一种可以是事实已基本查清、可作出书面审查决定的情况，也 可以是要求某一方或双方在口头审理之后完成某一项工作后再作出书面审查决 定的情况。 在口头审理过程中，若出现下述情况，合议组组长可以宣布中止口头审理。 (i)当事人请求审案人员回避的； (ii)当事人双方因和解需要协商的； (iii)需要对发明创造进一步演示的； (iv)合议组认为必要的其他情形。 在口头审理时，如果当事人一方未出庭，如被请求方未出庭，或请求方在口头审 理回执中表示不出庭的，则可以在该方当事人缺席的情况下进行口头审理。 口头审理时，要填写“口头审理笔录”，记述口头审理过程中的重要审理事项， 如：当事人声明放弃的权利要求、无效宣告请求的范围、理由或证据，双方当事 人均认定的重要事实，请求人请求对不同无效宣告请求的证据组合等。双方当事人应对笔录进行核实，若有差错，当事人有权要求更正，若核实无误，双方当事 人应当签字确认。 3. 无效宣告请求审查决定 合议组根据不同的案情采用不同的审查方式进行合议审查之后，在澄清事实的基 础上按照少数服从多数的原则，通过表决作出无效宣告请求审查决定。 审查指南第四部分第三章原规定无效宣告请求决定分为三种，但审查指南公报1 号又增加了一种驳回无效宣告请求的类型，现共分为四种： (1) 对已受理的无效宣告请求，经审查认定不符合受理条件的，经主任委员或者 副主任委员批准后，驳回无效请求；必须委托涉外代理机构的无效请求人，其授 权委托书不合格 ，在指定期限内补正仍不合格的，驳回其无效宣告请求； (2) 宣告专利权全部无效 (3) 宣告专利权部分无效，即维持专利权部分有效； (4) 维持专利权有效。 对于发明和实用新型专利，宣告专利权部分无效是指这样的情况：请求人的无效 宣告请求的理由及证据仅使其部分权利要求不成立，或者虽使其全部权利要求不 成立、但未使以删除以外方式改与成的新的权利要求不成立。具体说来，主要包括两种情况：其一是独立权利要求无效，全部从属权利要求、部分从属权利要求 或者将两项或两项以上从属于同一独立权利要求的从属权利要求改写成新的独 立权利要求维持有效；另一种是权利要求书中包含几项独立权利要求，其中部分 独立权利要求无效，而其他独立权利要求维持有效。对于外观设计专利，宣告专利权部分无效是指这样的情况：设计外观设计专利包含有若干个具有独立使用价 值的产品的成套产品的外观设计，无效宣告请求的理由及证据等仅导致其中一部 分产品的外观设计不符合专利法的有关规定，则宣告该部分产品外观设计专利权 无效，而维持其余产品的外观设计专利权有效。 无效宣告请求审查决定由主审员根据合议组的表决结果撰写，经合议组全体成员 签字，必要时经专利复审委员会主任委员或副主任委员审批以后，以专利复审委 6 员会名义发送给双方当事人。有侵权纠纷时还将该审查决定与“无效宣告审查结 案通知书”一起寄给有关人民法院或者地方知识产权局（或相应职能部门）。 专利复审委员会作出的宣告专利权全部无效或部分无效的决定生效后，将由国家 知识产权局登记和公告。 对于无效宣告请求审查决定，专利复审委员会将予以公开出版。其中当事人不服 向法院起诉并受理的，在法院判决并发生法律效力后，无效宣告请求审查决定与 法院判决书一起公开出版。 4. 无效宣告程序的中止、恢复、起诉和终止 (1)无效宣告程序的中止和恢复 按照专利法实施细则第八十六条第一款和第八十七条的规定，无效宣告程序的审查中，出现下述两种情况会导致该无效宣告程序的中止： (i)有专利权归属纠纷的，专利复审委员会自收到专利权归属纠纷的当事人提交的 中止无效宣告程序的书面请求以及专利权归属诉讼受理通知书或调处受理通知 书副本之日起将中止对该专利权提出的无效宣告请求的审查； (ii)人民法院在审理民事案件中裁定对专利权采取保全措施的，专利复审委员会 在收到人民法院对专利权采取保全措施的裁定和要求专利复审委员会协助执行 专利权保全的公函之日起将中止对该专利权提出的无效宣告请求的审查。 无效宣告程序中止审查后，发生下述情形之一，则专利复审委员会将恢复对该专 利权提出的无效宣告请求的审查： (i)中止请求人要求恢复审查； (ii)中止审查已满一年，且未收到中止请求人提出的、附具专利权归属纠纷尚未 审结证明的延长中止请求； (iii)收到采取保全措施的人民法院取消保全措施的证明； (iv)保全期限届满，并且未收到采取保全措施的人民法院裁定继续采取保全措施 的通知； (v)收到人民法院或者地方知识产权局（或相应职能部门）作出的生效判决或调 处决定书副本、且在必要时进行了专利权人变更。 (2)不服无效宣告请求审查决定的起诉 按照专利法第四十六条的规定，对专利复审委员会宣告专利权无效（包括全部无 效或部分无效）或者维持专利权的决定不服，可以在自收到通知之日起三个月内 向北京市第一中级人民法院起诉。对方当事人应人民法院的通知可以作为第三人 参加诉讼。 需要说明的是，这次修改专利法以后，专利复审委员会对实用新型专利权或外观 设计专利权作出的无效宣告请求审查决定不再是终局决定，因而当事人不服专利 复审委员会对发明、实用新型或外观设计专利权作出的无效宣告请求审查决定均 可向人民法院提出行政诉讼。 (3)无效宣告程序的终止 无效宣告程序在下述五种情况下终止： (i)请求人在专利复审委员会对无效宣告请求作出审查决定之前，可以撤回其无效 宣告请求，请求人撤回无效宣告请求，则该无效宣告程序终止； (ii)无效宣告请求人未在口头审理通知书的指定期限内提交口头审理回执、且不 参加口头审理的，其无效宣告请求被视为撤回，从而该无效宣告程序终止； (iii)专利复审委员会宣告专利权全部无效的决定生效前，针对该专利权又提出了 其他无效宣告请求的，在宣告该专利权全部无效的审查决定生效后，则对该专利 7 权提出的其他无效宣告请求的审查程序终止； (iv)专利复审委员会对无效宣告请求作出审查决定之后，有关当事人在收到该审 查决定之日起三个月内未向人民法院提出行政诉讼，审查决定生效，该无效宣告 程序终止； (v)专利复审委员会对无效宣告请求作出审查决定之后，有关当事人在收到该审 查决定之日起三个月内向人民法院提出行政诉讼，则进入行政诉讼程序；若人民 法院作出了维持专利复审委员会的无效宣告请求审查决定的判决且行政诉讼原 告未依法上诉的，该无效宣告程序终止，若人民法院判决撤销专利复审委员会的 无效宣告请求审查决定、且专利复审委员会未上诉，则在专利复审委员会根据人 民法院的判决重新作出无效宣告请求审查决定后，无效宣告程序终止；对于有上 诉的案件，根据民诉法二审终审的原则，二审判决即为终审判决。 (4)专利权人在无效宣告程序期间放弃专利权 专利权人放弃专利权与宣告专利权无效两者的法律效果不同，前者失去专利权的 时限从其放弃时起算，而后者宣告无效的专利权视为自始即不存在。因此，正如 前面所述，在专利权终止后，例如在专利权保护期届满后或专利权人放弃专利权 后，仍可向专利复审委员会提出无效宣告请求。既然如此，在无效宣告程序中， 即使专利权人以书面声明放弃专利权，该无效宣告程序不受影响，将继续进行。 但是，在这次修改审查指南时，为了简化无效宣告程序，明确了在无效宣告程序中专利权人放弃某项权利要求就表示其承认请求人对该权利要求的无效宣告请 求的两种情况： (i)在无效宣告程序中，专利权人针对请求人提出的无效宣告请求，主动缩小专利 权保护范围的，视为专利权人承认大于该保护范围的权利要求自始不符合专利法 及其实施细则的有关规定，并且承认请求人对该权利要求的无效宣告请求，从而 免去请求人对宣告该权利要求无效这一主张的举证责任； (ii)在无效宣告程序中，专利权人声明放弃从属权利要求的，视为专利权人认诺 该权利要求自始不符合专利法及其实施细则的有关规定，并且承认请求人对该权 利要求的无效宣告请求，从而免去请求人对宣告该权利要求无效这一主张的举证 责任。 根据审查指南中规定的精神，一旦专利权人在无效宣告请求程序中表示放弃其专 利权，则专利复审委员会将会作出宣告该专利权全部无效的无效宣告请求审查决 定。 6. 无效宣告请求审查流程图 为帮助专利代理人和申请人更全面、更清楚地了解无效宣告程序，下面采用方框 图的方式简要说明无效宣告程序的审查流程，其中粗线框表示应当由有关当事人 或其专利代理人完成的工作。 8 无效宣告请求审查流程图 授予（发明、实用新型、外观设计）专利权 无效宣告请求（请求书，缴纳费用） 形式审查 无效宣告请求的对象，无效宣告请求人的资格，无效宣告请求的理由 无效宣告请求书，无效宣告请求费，专利代理委托书 （未提交委托书或未写明委托权限） 补正通知书 不予受理 通知书 非涉外补 补 正不合格 程序未正 启动 涉 外 补 正不 合 格 涉外期满 未补正 视为撤回 通知书 未不 采可用抗法事律由救或济正手当段 理 由 9 逾 期 未期次补正通知书（请缴满仍纳未然求书不合格） 或补存缴正在足或同补样请正缺求两陷 视为未 费 委托代理 视为未提出无效宣告请求 补正 驳 回 无 效 宣 告 请非涉外期 求 满未补正 未采用法律救 济手段 补合正 格 合 格 未采 用 法 律 救 济 手 段 10 程序 终止 程序请求恢复权利 补终止 正 恢复程序 合 格 不予恢复通知书 准 予未提出行 恢政诉讼 复 程序未启动 或程序终止 受理通知书（包括向专利权人发出受理通知书，转送无效宣告请求书和有关文件副本） （接下页） （续前页） 受理通知书（包括向专利权人发出受理通知书及转送无效宣告请求书和有关文件副本） 期满专 利权人专利权人陈述意见（可修改专利文件） 未陈述 意见 成立合议组进行合议审查 转送文件通知书 审查通知书 口头审查通知书 请 求 方 既未 11 提 交 回 执又 不 请 求口头审理通知书回执 陈述意见 陈述意见 人 主 动 撤口头审理 回 无效宣告请求审查决定 视为撤回 无效宣告请求双 方向北京市中级人民法院起诉 均 未 起 诉 未 提 出请求 行政诉讼程序 法决定生效，程序终止 恢复权利 律 救 济 手段 恢复程序 程序终止 说明：不予受理通知书有多种情况，请参阅本节第 页至第 页。 12 四 宣告专利权无效的法律效力 专利权具有普遍的约束力，其法律效力具有社会性的效力。与此相应，宣告专利 权无效的法律效力也是社会性的效力，不仅对提出无效宣告请求的特定当事人产 生效力，对其他公众也产生同样的效力。 按照专利法第四十七条第一款的规定，宣告无效的专利权视为自始即不存在；在 该条文的第二款和第三款对第一款的内容作了补充。根据上述规定，在宣告专利 权无效后，将按下述几种情况来处理有关专利的善后事宜。 (1)专利权无效宣告请求往往伴随着专利权的侵权诉讼或侵权纠纷调处而产生 的。对于侵权诉讼或者侵权纠纷调处来说，侵权是否成立以专利有效为前提，因 而专利权一旦被宣告全部无效，侵权的前提不再存在，人民法院或者地方知识产 权局（或相应职能部门）就可以作出侵权不成立的判决，侵权诉讼程序随之终止。 如果专利权被宣告部分无效，则针对被维持有效的权利要求作出是否侵权的判 决。 (2)对于一项已经签订专利实施许可合同或专利权转让合同的专利，一旦该专利 权宣告全部无效，被许可人或被转让人就可以根据合同规定停止支付尚未付清的 专利使用费和专利权转让费，已经支付的一般不再返还。 (3)宣告专利权无效的决定，对在宣告专利权无效前人民法院作出并已执行的专 利侵权的判决、裁定，地方知识产权局（或相应职能部门）作出并已执行的专利 侵权调处决定，以及已经履行的专利实施许可合同和专利权转让合同，不具有追 溯力。但是，对此有三种例外：合同中另有规定的按合同内容执行；因专利权人 的恶意给他人造成的损失，应当给予赔偿；专利权人或者专利权转让人不向被许 可实施专利人或者专利权受让人返还专利使用费或者专利权转让费，明显违反公 平原则，专利权人或者专利权转让人应当向被许可实施专利人或者专利权受让人 返还全部或者部分专利使用费或专利权转让费。 13 正如前节所述，无效宣告程序从提出无效请求开始，作为请求方的专利代理人受 请求人的委托，将承担向专利复审委员会提出无效宣告请求的工作。本节对请求 方的专利代理人在提出无效宣告请求时应当进行的几项工作作一介绍，重点介绍 无效宣告请求理由的确定、无效宣告请求证据的准备以及无效宣告请求书的撰 写。 一 接受委托代理 按照专利代理条例的规定：专利代理机构接受委托后，不得就同一内容的专利事务接受有利害关系的其他委托人的委托。根据此规定，在接受无效宣告请求人的 委托之前应当首先确定所在专利代理机构是否有资格接受这项委托。 如果发现该项专利的申请工作是本专利代理机构代理的，那么，应告知请求人上 述事实，不能为其代理，让请求人委托其他专利代理机构办理无效宣告请求有关 事务。在这种情况下，若仍作为请求方的代理人提出无效宣告请求，则专利复审 委员会将在形式审查时发出通知书，要求当事人在收到通知之日起七天之内变更 委托，在指定的七天期限内未变更委托，则视为该无效宣告请求未委托代理。 此外，如果该项专利的申请工作与本专利代理机构无关，但是该项专利的专利权 人与本专利代理机构有其他业务关系，并签订有对本专利代理机构约束要求的协 议的，则也应当遵守此协议，并将此情况告知请求人，不能再为其代理，让请求 人委托其他专利代理机构办理无效宣告请求有关事务。在这个问题上，对涉外专 利代理机构需要强调一点，由于国外一些大公司在中国往往委托几家涉外专利代 理机构分别为他们办理一部分专利申请案，因而当所委托的无效宣告请求针对的 专利权虽然不是本专利代理机构代理专利申请手续，但该项专利权的专利权人是 本专利代理机构的主要客户时，最好也不接受此项委托。尽管这未明显违反专利 代理条例的规定，但在国际上通常认为这样做是不妥当的。 当然，经核实后不属于上述两种情况，就有资格接受无效宣告请求人的委托，承 担请求方的专利代理工作。 二 明确无效宣告请求的目的 专利代理人在接受请求人的委托时，首先要弄清请求人为什么提出无效宣告请求。目前提出无效宣告请求主要有四种情况：一种是侵权反诉；另一种是请求人 即将开发成的产品可能落入该专利权的保护范围；第三种是请求人提出宣告无效 的专利是在其本人专利申请日之后提出的相似或相近专利；还有一种是因技术转 让引起的。专利代理人应根据这四种情况帮助请求人确定相应的对策。 对于前两种情况，无效宣告请求不一定非要以争取专利权全部无效为目的，在有 些情况下宣告部分无效即可。甚至在个别情况下，即使仍维持专利权有效，但通 过无效宣告请求使该专利的发明点转移到己方产品中不包含的技术特征上去，就 14 有可能达到不侵权的目的，此时对请求人来说，无效宣告请求仍然是成功的。因 此，在侵权反诉情况，专利代理人应帮助请求人分析其产品或方法与该专利的区 别，从而确定是提出全部无效还是部分无效。 对于相似或相近专利问题，专利代理人应首先将两份专利进行分析比较。若在后 专利是请求人在先专利的改进专利，不一定非要提出无效宣告请求，因为提出无 效宣告请求不一定成功，更何况在这种情况下，可以要求该在后专利的专利权人 在实施他本人的专利时支付使用在先专利的使用费。对于那些没有任何实质改进 的在后专利，尤其是在先专利中较有前景的优选实施方式时，才有必要提出无效 宣告请求。 对于因技术转让而引起的无效宣告请求应弄清是由于专利本身的实质性缺陷还 是技术转让合同存在问题，然后采取不同的对策。 三 确定无效宣告请求的理由 1. 无效宣告请求的理由 专利法实施细则第六十四条第二款对允许提出的无效宣告请求理由作了明确规 定，按照此规定，可以作为无效宣告请求的理由如下： (1)授予专利权的发明创造不符合专利法实施细则第二条对发明、实用新型或者 外观设计的定义； (2)授予专利权的发明创造或其利用违反国家法律、社会公德或妨害公共利益， 属于专利法第五条规定的不授予专利权的情况； (3)授予专利权的发明或者实用新型属于专利法第二十五条规定的不能授予专利 权的客体（科学发现、智力活动的规则和方法、疾病的诊断和治疗方法、动物和 植物品种、原子核变换方法和用该方法获得的物质）； (4)授予专利权的发明或者实用新型不符合专利法第二十二条有关新颖性、创造 性和实用性的规定，授予专利权的外观设计不符合专利法第二十三条有关不相同 和不相近似并不得与他人在先取得的合法权利相冲突的规定； (5)授予专利权的发明创造不符合专利法实施细则第十三条第一款关于“同样的 发明创造只能被授予一项专利”的规定，或者属于专利法第九条规定的同样发明 创造的在后专利申请人不能取得专利权的情况； (6)授予专利权的发明或实用新型专利说明书没有对发明或实用新型作出清楚完 整的说明，致使所属技术领域的技术人员不能实施或者其权利要求书未以说明书 为依据，不符合专利法第二十六条第三款、第四款的规定； (7)授予专利权的发明创造的专利文件不符合专利法第三十三条的规定，即对发 明和实用新型专利申请文件的修改超出了原说明书和权利要求书记载的范围，对 外观设计专利申请文件的修改超出原图片或者照片表示的范围。 （在此作一补充说 明：分案申请超范围也可归在此理由下提出无效宣告请求） (8)授予专利权的发明或者实用新型，其权利要求书不符合专利法实施细则第二 十条第一款关于权利要求书应当说明发明或者实用新型的技术特征，清楚、简要 地表述请求保护的范围的规定，或者其独立权利要求不符合专利法实施细则第二 十一条第二款关于独立权利要求应当从整体上反映发明或实用新型的技术、 记载解决技术问题的必要技术特征的规定。 需要特别说明的是，以上理由均为实体内容方面的缺陷，上述条款中非实体方面 的缺陷不能作为无效宣告请求的理由。例如，专利法第二十六条第三款中还规定， 摘要应当简要说明发明或者实用新型的技术要点，由于这不属于该专利实体内容 15 的缺陷，不能以此得出该专利权不符合专利法第二十六条第三款的规定而提出无 效宣告请求。 除上面列出的理由之外，以其它理由提出无效宣告请求的，专利复审委员会将不 予受理。例如：不符合专利法第三十一条有关单一性的规定，不能享受优先权、 权利要求书和说明书存在形式缺陷、专利侵权或者专利实施许可合同中的纠纷以 及有关程序上的缺陷都不能作为无效宣告请求的理由。但对此需要说明的是，若无效宣告请求中包含有属于专利法实施细则第六十四条第二款中规定的理由时， 允许在无效宣告请求中还以该专利存在其他相关形式缺陷作为证实该理由成立 的依据。例如，对准备提出无效宣告请求的专利所找到的破坏其新颖性、创造性 的对比文件中包含有在其申请日和优先权日之间公开的文件，若此时还能证明该 专利享受优先权不合法，则此时就可以该专利不符合专利法第二十二条的规定作 为无效宣告请求的理由，但此时还必须以其不能享受优先权作为说明其不具备新 颖性和创造性的辅助理由。无效宣告请求审查决定第1090号就是最后在该专利不能享受优先权的前提下以该专利不具备创造性而宣告该专利无效的。 2. 无效宣告请求理由的选择与确定 专利代理人应根据委托案件的具体情况帮助请求人从上述涉及实体内容方面缺 陷的理由中选出合适的无效宣告请求的理由。从法律角度看，上述每一条均可以 作为提出无效宣告请求的理由写入请求书中，但实际上对这些理由不要等量齐 观、逐一试之。经验表明，上述无效宣告请求理由中使用最多的是发明和实用新 型缺乏新颖性和创造性、外观设计与现有技术相同或相近似。而且，在无效宣告请求已审结的案件中，这类理由比其它理由的成功率高。由此可知，请求方的专 利代理人应优先考虑缺乏新颖性、创造性以及与现有技术相同或相近似这两条理 由。 在以不符合专利法第二十二条的规定为无效宣告理由时，通常应同时指出其缺乏 新颖性和创造性，千万不要只指出其无新颖性。因为认定无新颖性只能与一篇对 比文件作对比，而认定无创造性时既可以将两篇或两篇以上对比文件结合起来分 析，也可以将一篇对比文件和公知常识结合起来进行分析，因而争辩其无创造性 成功的可能性要大得多。此外，大多数专利有多项权利要求，对于独立权利要求， 一篇对比文件可以破坏其新颖性，但对于其从属权利要求来说就有可能要与其他 对比文件或公知常识结合起来否定创造性。尤其重要的是，这次修改审查指南后， 已明确将新颖性和创造性作为两个理由，因而若在无效宣告请求中只以无新颖性 为理由，很有可能专利复审委员会根据请求原则只审查其有无新颖性，一旦认定 其有新颖性，就不再审查其有无创造性，从而作出维持专利权有效的决定。综上 可知，在无效宣告请求时，同时以其无新颖性和创造性为无效宣告请求理由为好。 例如，无效宣告请求审查决定第4126号，最初请求方在请求书中对权利要求1 只指出其相对于证据无新颖性，在该案口头审理时考虑到审查指南作了修改，将 新颖性和创造性作为两个理由，因而指出权利要求1相对于证据1无新颖性，至少相对于证据1和公知常识无创造性，最后专利复审委员会以权利要求1相对于 该证据和公知常识无创造性作出无效宣告请求审查决定。显然，此案在提出无效 宣告请求时直接指出权利要求1无新颖性和创造性更为稳妥。 有一部分请求人喜欢把新颖性、创造性和实用性三者同时提出。从实践效果看， 无效宣告请求案件以无实用性为理由取得成功的极少。在无效宣告请求案中，请 求人多半因为与专利权人有侵权纠纷或者技术转让纠纷才提出无效宣告请求的， 从理论上可以说一件完全不具备实用性的专利，不会与第三人发生侵权或技术转 16 让纠纷，所以专利代理人不必将精力花费在这个成功机会很小的理由上。 其它关于说明书未充分公开和修改超出原说明书和权利要求书记载范围等，虽然 也是合法的无效理由，但和新颖性、创造性相比，要取得成功也十分费力，原因 在于判断有无新颖性、创造性要依据对比文件，所以比较客观；而充分公开等问 题，多少带有推测的性质，难以找到明确的界限，所以除了极为明显的个别案例 以外，成功的案例并不多，在国外也是如此。 同样，对外观设计提出无效宣告请求，通常也应当以该外观设计专利与现有技术 相同或相近似为理由。此外，在认定该外观设计专利与现有技术相同时，最好同 时强调两者至少是相近似的。 至于其它如属于专利法第五条或第二十五条不授予专利权的客体或者不符合专 利法第二条有关发明、实用新型、外观设计定义的情况，在无效宣告请求案中以 这些为无效宣告请求为理由而取得成功的也不多。 有些专利代理人喜欢提多个无效宣告请求的理由，似乎理由越多，成功可能性越 大。事实上，无效宣告请求成功的关键在于有一个充分的无效理由。如果涉及多 个理由，而每个理由均不充分，那么合起来仍然是不充分的理由，仍然不能取得 无效宣告请求的成功。当然，为使无效宣告请求取得成功，有一部分案件可以提 出多个理由，但这时也应该抓住其中的重点，作为主攻方向，只有这样才有可能取 得成功。 四 准备无效宣告请求的证据 按照专利法实施细则第六十四条第一款的规定，请求宣告专利权无效或者部分无效的，应当在向专利复审委员会提交无效宣告请求书的同时提交必要的证据，并 应当在请求书中结合提交的所有证据，具体说明无效宣告请求的理由，并指明每 项理由所依据的证据。此外，审查指南第四部分第三章第3. 1节进一步阐明了无 效宣告请求审查原则中的请求原则，明确指出合议组通常仅针对当事人提出的无效宣告请求的范围、理由和提交的证据进行审查。由此可知，在无效宣告程序中， 证据不仅是程序能否启动的形式要件，而且是无效宣告请求能否取得成功的关 键，因此专利代理人和请求人应当十分重视无效宣告请求证据的准备。 1. 无效宣告程序中对证据的具体要求 证据用来证明所主张事实的客观存在，按其所属类别划分，通常包括书证、物证、 视听资料、证人证言、鉴定结论和勘验笔录等。 为证明一件事实的客观存在通常应当从该证据能看出何人、何时、何地、以何方 式、公开了什么内容。有些证据单独就能直接证明待证事实的存在，例如公开出 版物上所披露的内容，这样的证据称作直接证据。而另一部分证据只反映了证明所述事实存在的五个方面的一部分，而需要与其他证据相结合才能证实所述事实 的存在，例如除公开出版物之外通常用于证实公知公用的证据，这些证据称作间接 证据。 无论是直接证据还是间接证据必须查证属实才能使用。查证属实主要包括核实证 据来源的真实可靠性和证据内容的真实可靠性。 为证明证据来源和证据内容的真实可靠性，所提供的证据应当提交原件或者原 物，如需自己保存证据原件、原物或者提供原件、原物确有困难的，应当告知原 件或原物的保存地点以供查证核实，或者提供经过公证单位出具的公证证明文 件，且此公证证明文件所证明的内容不得超出其能够证明的公证范围。对于在我 国以外形成的证据，应当经所在国公证机关予以证明，并经我国驻该国使馆予以 17 认证或者履行我国与该所有国订立的有关条约中规定的证明手续；同样对于在香 港、澳门、台湾地区形成证据，也应当履行相关的证明手续（参见“最高人民法 院关于民事诉讼证据的若干规定”第十条和第十一条，法释(2001)33号）。 此外，为了便于对证据内容的核实，上述有关民事诉讼证据若干规定的第十二条， 对于提供外文书证和外文说明资料作为证据的情况还作出了必须附交中文译本 的规定。与此相应，新修改的审查指南第四部分第一章第14节明确规定对外文 证据应当同时提交所使用部分的中文译文；若未提交中文译文，则该外文证据视为未提交。 这次修改专利法时，为防止请求方故意拖延无效宣告程序，在新修改的专利法实 施细则第六十六条中明确规定，请求人可以在提出无效宣告请求之日起一个月内增加理由或者补充证据，逾期增加理由或者补充证据的，专利复审委员会可以不 予考虑。在审查指南第四部分第三章第3. 2节又对此进一步明确为：在提出无效 宣告请求之日起一个月后提出的需要新的证据支持的新的无效宣告理由和提交 的用于证明在提出无效宣告请求之日起一个月内未举证主张的具体事实的新证 据，专利复审委员会合议组不予考虑。这样规定，既防止了请求人采用不断提交和原主张具体事实无关的新证据来故意拖延无效宣告程序的时间、而又允许请求 人合理地补充原证据所支持的新的无效宣告理由和提交支持原主张具体事实的 补充证据。 2. 无效宣告请求证据的选用和准备 为了取得无效宣告请求的成功，必须提供足够的、充分的证据来支持无效宣告请 求的理由。因此专利代理人在接受委托时，要仔细研究委托人提出的证据，如果 证据不充分的话应当采取措施加以补充。 对于出版物的公开，由于其本身已反映了为证实所主张具体事实客观存在所涉及 的五方面内容，因而主要应当分析这些证据从时间角度看可否采用，从其披露具 体内容来看是否足以宣告该专利权无效。如果委托人所提供的证据不足以否定该 专利权，或者说不能达到委托人所希望达到的无效宣告请求的目的，可以劝说委 托人再作一次检索，寻找更合适的对比文件或者补充对比文件。例如，委托人所 提供的所有对比文件未披露了一项权利要求的全部技术特征，即该项权利要求中 有一部分技术特征在委托人所提供的对比文件中均未披露，通常就不能否定该权 利要求的新颖性和创造性，这说明委托人所提供的证据尚不充分，应帮助委托人 再进行必要的检索。 检索包括对专利文献的检索和对非专利文献的检索，对专利文献的检索可以由专 利代理人和委托人自行完成，或者委托国家知识产权局检索咨询中心代为检索， 专利代理人、委托人如何自行检索可以参阅中国知识产权教程系列丛书《专利文 献与信息》中第五章和第六章的有关内容；委托国家知识产权局咨询中心代检的 需提出书面请求或到该咨询中心办理代检，但必须附具要检索对象的详细资料。 非专利文献的检索也十分重要，这方面的检索需要专利代理人与委托人通力合 作。 经过再次检索后，若找到的证据仍然不能达到委托人原期望的目的，则应当如实 向委托人说明情况，以便委托人考虑要否提出无效宣告请求，包括在侵权反诉情 况下，供委托人确定是否要与侵权诉讼的原告就侵权事宜进行协商调解。 当委托人提供的证据，包括补充检索时找到的证据基本上能够达到委托人原期望 的全部无效或部分无效的目的，就需要对这些证据作进一步准备，若是中国专利 文件，只需准备复印件即可；若是国内的期刊、杂志等出版物，应准备好原件， 18 以便提交原件或供专利复审委员会核查或以经公证的复印件方式提交；若是外国 专利文件，最好办理经国家知识产权局专利局文献部确认的文本，对于其中在国 内尚无法确认的文本，应当由相应外国国家知识产权局专利局出具确认文本；若 是外国的其他公开出版物，如期刊、杂志、产品目录说明书资料等，尤其是在我 国国内并无馆藏的，则应当尽快到所在国公证和办理有关证明。此外，上述对比 文件为外文资料的，需同时准备好相应的外文译文。 我国国内除出版物公开以外的其他公知公用证据通常属于间接证据，对于这些间 接证据，在审查指南第四部分第一章第11. 2节给出了使用间接证据认定事实必须遵循的原则，除了前面所说的证据本身必须真实可靠外，还要求这些间接证据 必须形成一个完整体系和这些间接证据之间不得存在矛盾。就证据形成一个完整 体系而言，为证明专利产品或者专利方法在申请日前已为公众所知，需要证明该 公开的事实发生在专利申请日之前、公开的内容与该专利保护客体相同或相关、 且这种公开对公众来说能够得知，对于后者而言就是何人在何地以何方式公开， 因而该构成完整体系就是指这些证据能反映该公知公用事实的五个方面内容：何 时、何地、何人、以何方式、公开了何物或何方法，不能反映这五方面内容的证 据未构成一个完整的证明体系（通常又称作证据链），这样的证据是不够的，例如仅仅提供销售发票并不能反映是何物，仅仅提供产品往往不能证明其在申请日 前已公开，两者结合起来还需要证明该销售发票所涉及的销售对象就是所提供的 产品，如果从该两证据不能证明两者为同一物，则还需要再补充取证。总之，在 委托人提供了这方面的证据后，专利代理人应对这些证据进行核实，判断这些证 据来源的真实可靠性，这些证据之间是否存在矛盾，尤其是这些证据是否构成一 个完整的证明体系。在证据并未构成完整证明体系时，无效宣告请求往往难以取 得成功，这时就应当要求委托人再次取证或提供其他证明具体事实的证据，从实 践经验来看，专利代理人在委托人提供线索后协助取证的效果可能更好。 在无效宣告程序中，被请求宣告专利权无效的专利的原始案卷是一个重要的信息 来源。专利代理人可以根据专利法实施细则第一百一十七条第一款的规定，到国 家知识产权局查阅该专利的案卷，了解审查过程中审查员引用过什么对比文件， 外国专利局审查时的检索报告等，从中选择出有用的材料作为无效宣告请求的一 部分证据。从经验看，仅靠审查员所掌握的对比文件往往是不够的，因为审查员 在审查时已考虑过这些对比文件后仍授予专利权，但是可将专利代理人、委托人 自行找到的对比文件与这些对比文件结合起来作为无效宣告请求的证据。 此外，查阅专利案卷还可以发现审查中的修改、澄清等问题。例如，实用新型专利申请文件的修改是否超出原说明书和权利要求书记载范围；又如专利申请人在 审查程序中对说明书和权利要求书中的特定名词术语已经作了限定性解释，按照 禁止反悔原则在以后的程序中就受在先解释的约束，不允许再扩大等。所以在一 般的无效宣告请求案中，除非已有确凿证据足以否定该专利的新颖性，请求方的 专利代理人还是应当查阅一下专利案卷，这会为请求方提供一些有用信息，至少 可以做到知己知彼。 由于在无效宣告程序中对提供新证据的时间限于自提出无效宣告请求之日起一 个月内，因而除侵权反诉这类对无效宣告请求提出时间有要求的无效宣告请求案 外，均应当将证据准备充分后再提出请求。而对侵权反诉案来说，为了能够提出 中止侵权诉讼审理或侵权纠纷调处，需要在收到侵权诉讼或调处受理通知书之日 起十五天的答辩期内提出无效宣告请求，因此可以先按照现有证据先提出无效宣 告请求，然后尽快补充查找更有效的证据，以便在提出无效宣告请求之日起一个 19 月内补充新的无效宣告请求理由和提交新找到的证据。 五 撰写无效宣告请求书 与委托人准备齐无效宣告请求的证据和确定无效宣告请求的理由之后，就应当开 始着手撰写无效宣告请求书。 1. 撰写无效宣告请求书应当注意的问题 无效宣告请求书的撰写质量不仅会影响该请求是否会被顺利受理，更重要的是其 对无效宣告请求的最终审理结果起着决定性的作用，对侵权反诉的无效宣告请求 案来说，无效宣告请求书的内容甚至会影响法院对侵权纠纷是否中止审理的裁定 意见。 作为专利代理人，在撰写无效宣告请求书时，应当注意下述几个问题。 (1)以事实为依据、以法律为准绳，具体论述该发明创造不能授予专利权的理由。 在无效宣告请求书中阐明无效宣告请求理由时应当以事实为依据，法律为准绳进 行具体分析，决不要武断地给出结论。 首先要从事实出发进行具体分析，未对事实作出具体分析而仅给出结论，则无效 宣告请求不会取得成功。例如，在论述发明和实用新型专利不具备创造性时，一 定要以反映现有技术的对比文件或其他证据作为评价该专利不具备创造性的基 础，将权利要求所表述的技术方案与上述对比文件作对比分析，而且应当象审查 指南第四部分第三章第3. 1节所说明的那样，先指明其最接近的对比文件，并针 对每个权利要求具体说明该最接近的对比文件与其他对比文件或证据的结合方 式，从而论述本领域技术人员通过此结合得到该权利要求的技术方案是显而易见 的，由此证明该专利不具备（突出的）实质性特点和（显著的）进步。 以法律为准绳包含两方面的含义：其一是无效宣告请求的理由应当是专利法及其 实施细则规定的法定理由，即为前面所提到的专利法实施细则第六十四条第二款 中所列出的理由；其二是具体阐明该无效宣告请求时应当依据专利法、专利法实 施细则以及审查指南规定的内容作出分析。前者已在“无效宣告请求理由的确定”中作了说明，现举例来说明具体阐明无效宣告请求理由时如何从专利法及其实施 细则的规定出发进行分析。若委托人所举的证据与该无效宣告请求所针对专利的 申请日前已授权公告的另一件实用新型专利（如委托人本人的专利）有关，该证 据是该实用新型专利在其审查期间提交过的中间修改文本，但由于修改超出原说 明书和权利要求书的记载范围而不允许，因而授权公告的文本未披露这些超范围 的内容，而正是这部分内容可用来与其他证据相结合以否定该无效宣告请求所针 对专利的创造性，此时就应该根据专利法实施细则第一百一十七条第一款的规 定，首先指出从该实用新型专利公告日起，任何人均可以经过国家知识产权局同 意查阅其专利申请的案卷，从而就可以获知该中间修改文件的内容，而该实用新 型专利的授权公告日在无效宣告请求所针对专利的申请日之前，因而该中间修改 文件所披露的内容已成为公众可获知的内容，成为无效宣告请求所针对专利申请 日前的现有技术，可用来作为否定其创造性的证据。然后再将该证据与其他对比 文件结合起来进行分析，以说明该无效宣告请求所针对专利不符合专利法第二十 二条第三款有关创造性的规定。 (2)无效宣告请求的理由应当得到无效宣告请求证据的支持。 首先，无效宣告请求理由的选择应当与无效宣告请求的证据相适应，例如在对一 件外观设计提出无效宣告请求时，另一件在申请日前由他人向国家知识产权局专 利局提出申请、申请日后公告的相同的外观设计专利可用作无效宣告请求的证 20 据，但此时只能以依照专利法第九条规定不能取得专利权或者以不符合专利法实 施细则第十三条第一款为无效宣告请求的理由，不可以用不符合专利法第二十三条 作为无效宣告请求的理由。 其次，无效宣告请求的证据要选择得支持无效宣告请求的理由。例如，申请日前 由他人向国家知识产权局专利局申请、申请日后公告的发明专利申请文件或实用 新型专利文件只可用作否定该专利新颖性的证据，而不可作为否定该专利创造性 的现有技术，因此不可与其它对比文件结合起来否定该专利的创造性。又如，以 专利申请日前已有相同的发明创造在国内公开使用为理由请求宣告专利权无效 时，仅以一张写有同样产品名称的销售发票作为证据并不能支持其无效宣告理 由，还必须有诸如产品设计图纸、购销合同以及销售产品实物等证据，使其构成 一个完整的证据链。 (3)无效宣告请求理由应当条理清楚、简明扼要、符合逻辑。 按照专利法实施细则第六十四条第一款的规定，在无效宣告请求书中，应当结合提交的所有证据，具体说明无效宣告请求的理由，并指明每项理由所依据的证据。 专利代理人在撰写请求书时，应当将专利法及其实施细则的有关条、款、项作为 独立的理由提出，并针对每一理由提出证据、阐明观点。若所提证据为多篇对比 文件，首先应当指明与请求宣告无效的专利最接近的对比文件，并说明其对比方 式：单独对比还是结合对比。对于结合对比，存在两种或者两种以上结合方式的， 还应当指明其具体结合方式。对于不同的独立权利要求，可以分别指明最接近的 现有技术。 在具体阐明无效宣告请求理由时应当抓住专利法实体缺陷等关键问题进行分析， 决不要花费很多篇幅论述与无效宣告请求理由无关的内容。例如，在无效宣告请 求书中论述该专利侵犯了请求人另一件在先申请并授权的专利权是没有必要的， 而应当将重点放在分析该专利相对于这件在先申请专利和/或其他对比文件不具 备新颖性和/或创造性上。 此外，在具体阐明无效宣告请求理由时要避免出现前后矛盾、逻辑混乱。千万不 要为强调某一观点而作出与其他内容相抵触的论述。例如，在分析权利要求无创 造性时指出该权利要求中的某一技术特征对本领域的技术人员是显而易见的，但 随后又指出该技术特征在说明书中未予以充分公开。对同一内容作出了前后矛盾 的分析，会对该无效宣告请求带来不利的影响。尤其是，引用的证据中出现了前 后矛盾的内容，有可能会导致对这些相互矛盾的证据均不采信。 2. 无效宣告请求书的主要内容和格式 无效宣告请求书的首页应当采用国家知识产权局统一印制的表格“宣告专利权无 效请求书”（见附于本书全文之后的表十），填写表格中的有关内容——即与请求 人、专利代理机构、被请求宣告无效的专利、宣告专利权无效的事实和理由、附 件清单等有关的内容，其中请求人内容填写不下时，可使用国家知识产权局制定 的附页续写。 （插入链接，链接到宣告专利权无效请求书，简单说明一下填写时应注意的 问题） 宣告专利权无效的事实和理由通常采用请求书正文的方式提交，成为请求书的主 要组成部分。其内容可按下式格式撰写。 (1)无效宣告请求的对象 在请求书正文部分首先应当说明该无效宣告请求是针对哪一件专利提出的，以及 21 注[]该专利的概要情况，通常可采用格式句： “本请求人对专利号为ZL××××××××、专利权人为××××、名称为《× ×××装置》的发明专利提出专利权无效宣告请求。该专利的申请号为×××× ××××，申请日为××××年×月×日，优先权日为××××年×月×日，公 布号为CN××××××××A，公布日为××××年×月×日，授权公告号为 CN××××××××C，授权公告日为××××年×月×日。” (2)无效宣告请求的理由和法律依据 接着，应写明提出无效宣告请求的理由及其法律依据，可采用下列格式句： “本请求人根据中国专利法第四十五条及中国专利法实施细则第六十四条的规 定提出无效宣告请求，认为上述发明专利不符合中国专利法第××条第×款有关 ××××的规定（如不符合专利法第二十二条第三款有关创造性的规定）。” (3)无效宣告请求的目的 在此之后，应当明确说明提出无效宣告请求所要达到的目的，即请求对该专利权 宣告全部无效还是部分无效。 请求人若认为该专利的全部内容都不应取得专利权，则请求宣告该专利权全部无 效，此时可写成： “本请求人请求专利复审委员会宣告该发明专利权全部无效。” 如果所提供的事实和证据只能证明其中部分权利要求不应当授 权，可对该专利权提出部分无效，例如可写成： “本请求人请求专利复审委员会对该专利权宣告部分无效，即权 利要求×和×不应得到专利保护”。 (4) 根据所提事实和证据具体阐明无效宣告请求的理由 这一部分是无效宣告请求的核心部分，应当针对所提出的事实和 证据作出具体分析，条理清楚地阐明无效宣告请求的理由。 通常，这一部分应包括两方面内容 (i)编号列出所提出的证据，必要时写明其公开日期； (ii)以这些证据为依据，具体论述这些证据所证明的事实，在此 基础上针对授权的权利要求书和/或说明书的内容进行分析，阐 [注]本节给出的格式句均以发明专利为例，对于实用新型专利和外观设计专利作相应修改即可。 22 明所主张的无效宣告请求的理由。最后应当附上有关证据的原件 或复印件（必要时附上相应的公证证明材料），对于外文证据， 还需要附交该证据中有用部分的中文译文。 六 无效宣告请求的提交与形式审查中的专利代理工作 1. 无效宣告请求的提交 在准备好证据和撰写请求书后就应该向专利复审委员会提交无 效宣告请求书，并附上所涉及的证据。 凡委托专利代理机构办理无效宣告请求手续的，则应当按照专利 法实施细则第十六条第三款的规定，同时提交专利代理委托书， 写明委托权限。 此外，在提交无效宣告请求的同时应当按照专利法实施细则第九 十条和第九十七条的规定缴纳无效宣告请求费，最迟不得晚于自 提出请求之日起一个月缴纳并缴足，否则会视为未提出无效宣告 请求。 对于侵权反诉无效请求案，通常应当在自收到侵权诉讼通知书之 日起的答辩期（即十五天）内提出无效宣告请求，才有可能暂时 中止侵权诉讼的审理，因而对这类请求案有两点需要注意之处： 其一是在证据尚不完备时先在该规定的期限内提出无效宣告请 求，然后尽快通过各种途径获取相关证据，在自请求日起一个月 内补充无效宣告请求的理由以及补交其他有关证据；其二应当首 先到国家知识产权局专利局受理处缴纳无效宣告请求费，拿到缴 23 费收据后立即到专利复审委员会提交无效宣告请求书、附上有关 证据以及该缴费收据的复印件，从而就有可能在当天或第二个工 作日得到无效宣告请求受理通知书，从而保证在侵权诉讼答辩时 附交此无效宣告请求受理通知书，以便提出暂时中止侵权诉讼审 理的请求。此外，在此时还可以请求专利复审委员会向审判或者 处理该专利侵权案件的人民法院或地方知识产权局（或相应职能 部门）发出无效宣告请求案件审查状态通知书。 2. 对形式审查期间各类通知书的答复 在无效宣告请求案的形式审查阶段，专利复审委员会发出的通知 书主要有下述几种：补正通知书、不予受理通知书、视为未提出 无效宣告请求通知书、视为未委托代理通知书、视为撤回通知书、 驳回无效宣告请求、受理通知书。 由于上述通知书是针对不同情况作出的，因而除受理通知书外， 无效宣告请求方的专利代理人在收到通知书后首先应弄清该通 知书是针对什么事由发出的，针对性地克服通知书中所指出的问 题或采用相应的法律补救手段。 (1)对补正通知书的答复 专利复审委员会发出补正通知书主要有两种情况：其一是无效宣告请求书不符合标准表格规定格式，其二是委托专利代理机构办 理的未提交委托书或者委托书上未写明委托权限或存在其他缺 陷的。 对于前者，应当在通知书指定的期限内按照通知书的要求对无效 24 宣告请求书进行补正。 对于后者，应当在指定的期限内补交委托书或者补交写明委托权 限或消除其他形式缺陷的委托书。对于无效宣告请求人属于涉外 类型的，对此应予以足够的注意，若不及时补正则会由视为未委 托代理而最后导致该无效宣告请求不予受理。 (2)对不予受理通知书的处理 专利复审委员会对于无效宣告请求发出不予受理通知书的情况很 多。 对于无效宣告请求不是针对已经授权的专利提出的，可以采用其 他相应的法律救济手段，例如对还处于实质审查阶段的发明专利申请可按照专利法实施细则第四十八条规定向国家知识产权局 专利局提出意见，说明理由，并附交必要的证据，不过该证据属 于非公开出版物的公知公用情况，这样的证据在专利申请审查期 间不一定会被采用，此时应当继续关心专利公报，待其授权之后 再重新提出无效宣告请求。 对于请求宣告无效的专利已被专利复审委员会作出的生效的无 效宣告请求审查决定宣告全部无效的，则可以将此消息转告委托 人，这样的结果已达到了委托人的目的，因而无须再采用相应的 其他法律救济手段。 对于由无效宣告请求的理由或证据等不符合规定而导致不予受 理的，则应当针对不同的情况，或者另行确定符合规定的无效宣 告请求的理由，或者指明或补充支持无效宣告请求理由的证据， 25 或者提交生效的能够证明该外观设计专利与他人在先合法权利 相冲突的处理决定或判决，在此基础上再次提出新的无效宣告请 求。 (3)对视为未提出无效宣告请求通知书的处理 专利复审委员会发出视为未提出无效宣告请求通知书主要有两 种情况：其一是自提出无效宣告请求之日起一个月内未缴纳或缴 足无效宣告请求费，其二是未在指定期限内对不符合规定格式的 无效宣告请求书给予补正或者在指定期限内两次补正后仍存在 同样缺陷。 对于上述两种情况，均可采取提出恢复权利请求的法律补救手 续，与此同时缴纳恢复权利请求费，并消除原通知书中指出的问 题（缴费或补正）。但是，除侵权反诉并打算要求暂时中止侵权 诉讼审理而对无效宣告请求的提出有时间要求的情况外，通常不 建议采用此法律补救手续，因为这时倒不如另行提出无效宣告请 求，并由此可省下恢复权利请求费。 (4)对视为未委托代理通知书的处理 专利复审委员会发出视为未委托代理通知书仅有一种情况，即非 涉外的请求方委托专利代理机构办理无效宣告请求时未提交委 托书或委托手续不齐全而又未在补正通知书指定期限内予以补 正或在期限内提交的补正文件仍不合格的。此时，该无效宣告请 求仍可被受理，但视为未委托专利代理机构办理无效宣告请求的 有关手续。若委托人仍欲委托专利代理机构办理时，则应当重新 26 提交委托书和办理相应有关手续，其中包括提交著录项目变更申 报书和缴纳著录事项变更费。 (5)对视为撤回无效宣告请求通知书的处理 专利复审委员会在无效宣告请求形式审查阶段发出视为撤回无 效宣告请求通知书仅有一种情况，即涉外的请求方委托专利代理 机构办理无效宣告请求时未提交委托书或委托手续不齐全而又 未在补正通知书指定期限内予以补正。 对于上述情况，可以采取提出恢复权利请求的法律补救手续，与 此同时缴纳恢复权利请求费，并消除原通知书中指出的问题（提 交合格的委托书或补齐委托手续）。但是，除侵权反诉并打算要 求暂时中止侵权诉讼审理而对无效宣告请求的提出有时间要求 的情况外，通常不建议采用此法律补救手续，因为这时倒不如另 行提出无效宣告请求，并由此可省下恢复权利请求费。 (6)驳回无效宣告请求 专利复审委员会在无效宣告请求形式审查阶段作出驳回无效宣 告请求的，包括两种情况：对已受理的无效宣告请求，经审查认定不符合受理条件的，经主任委员或者副主任委员批准后驳回无 效宣告请求；必须委托涉外代理机构的无效请求人提交的授权委 托书不合格，且在补正通知书指定期限内提交的补正文件仍不合 格的驳回无效宣告请求。 对于上述情况，建议另行提出无效宣告请求，而不采用向法院起 诉的司法救济手段。因为司法救济的手段要花费相当大的精力， 27 更何况在这种情况下多半是因为自身工作失误造成的，对于因自 身工作失误而向法院起诉是不会取得胜诉的。 3. 形式审查阶段专利代理工作事务一览表 为帮助请求方专利代理人更清楚地理解无效宣告请求提出后的 形式审查阶段的专利代理工作，现将此整理成一张该阶段专利代 理工作事务一览表，以供参考。 28 无效宣告请求形式审查阶段专利代理事务一览表 形式审查发出通知书存在问题 补救措施 法律依据 应当办理事务 主要内容 类型 尚未被授予专利权的专利申请 不予受理通法45条，细则48条 1、待该专利申请授权公告后再提出无效宣告请求 知书 2、对发明专利申请还可以向国家知识产权局提出无效宣告 意见 请求的 对象 已被生效的无效宣告请求审查不予受理通指南第四部分第三章已达目的，无需办理任何事务 决定宣告全部无效 知书 第4.1节 专利权人提出宣告专利权全部不予受理通指南第四部分第三章以公开出版物为证据，重新提出宣告专利权部分无无效或提交证据不是公开出版知书 第4.1节 效的请求 无效宣告物 请求人 请求人不是共有专利权的全部不予受理通指南第四部分第三章另行由全部专利权人提出宣告专利权部分无效的专利权人 知书 第4.1节 请求 自请求日起一个月内未缴纳或视为未提出另行提出无效细则90条，97条，2通常建议采用另行提出无效宣告请求 1. 无效宣告未缴足请求费 无效宣告请宣告请求 条1 款、2款 若在规定的两个月期限内提出权利恢复请求，则在 请求费 求通知书 2. 权利恢复请求 提交恢复请求的同时缴纳并缴足无效宣告请求费、 恢复权利请求费和有关证明材料 未提出理由或者提出理由不符不予受理通细则64条1款、2款，以细则64条2款中的理由另行提出无效宣告请求 合细则64条1款、2款规定 知书 65条1款 提交了证据，但未结合证据具不予受理通细则64条1款，65重新提出无效宣告请求，在请求书中结合证据具体体说明无效宣告请求理由或者知书 条1款 说明无效宣告请求理由 未指明每项理由所依据证据 无效宣告请求的理由和证据均不予受理通细则65条2款 补充新的证据重新提出无效宣告请求 与已审结的无效宣告请求案件 知书 相同 以与他人在先取得合法权利相不予受理通细则65条3款 以生效的证明权利相冲突的处理决定或判决为证无效宣告冲突为理由宣告外观设计专利知书 据重新提出无效宣告请求 请求书 权无效时未提交生效的证明权 利相冲突的处理决定或判决 请求书的格式不符合规定 补正通知书 细则65条4款 在指定期限内予以补正 期满未补正或者在指定期限内视为未提出另行提出无效细则65条4款，2条通常建议采用另行提出无效宣告请求 1. 两次补正后仍存在同样缺陷无效宣告请宣告请求 1款、2款 若在规定期限内提出权利恢复请求，则在提交恢复 求通知书 2. 权利恢复请求 请求同时缴纳恢复权利请求费、合格的请求书和有 关证明材料 （续下页） 29 （接上页） 未提交委托书或未写明委托权补正通知书 细则16条3款 在通知书指定的期限内（自收到通知书之日起七日限 内）针对通知书指出问题予以补正 与专利权人委托同一专利代理补正通知书指南第四部分第三章在通知书指定的期限内（自收到通知书之日起七日机构 （通知变更第4. 2节 内）另行委托专利代理机构 委托） 委托多个专利代理机构未指定补正通知书 指南第四部分第三章在指定期限内（自收到通知书之日起七日内）指定联系人（最先委托有两个，且第4. 2节 联系人 署名无先后） 指定补正期限内未补交或重交视为未委托指南第四部分第三章若仍需委托专利代理机构办理可以重新提交委托 委托书或未变更委托或未指定代理通知书 第4. 2节 书，并提交著录项目变更申报书和缴纳著录事项变联系人，或者在指定期限内提更费（最迟自提交申报书之日起一个月） 交的补正文件仍不合格（非涉 外请求人） 指定补正期限内未补交或重交视为撤回无另行提出无效指南第四部分第三章通常建议采用另行提出无效宣告请求 1. 委托书或未变更委托或未指定效宣告请求宣告请求 第4. 2节 若在规定期限内提出权利恢复请求，则在提出恢复联系人（涉外请求人） 通知书 2. 权利恢复请求 细则7条1款、2款 请求同时缴纳恢复权利请求费、提交符合要求的代 理委托书和有关证明材料 指定期限内提交的补正文件仍驳回无效宣1. 另行提出无效指南第四部分第三章通常建议采用另行提出无效宣告请求 不合格（涉外请求人） 告请求 宣告请求 第4. 2节 2. 向法院起诉 30 专利复审委员会对无效宣告请求进行形式审查后，认为无效宣告 请求符合专利法及其实施细则以及审查指南的有关规定，则会受 理该无效宣告请求，并向请求人和专利权人发出“无效宣告请求 受理通知书”，与此同时将无效宣告请求书和有关文件副本转送 给专利权人，要求其在收到该通知书之日起一个月内作出答复。 本节将对专利权人、尤其是专利权人方的专利代理人如何做好这 方面的工作作一说明。 一 确定有无资格接受委托 对于专利申请时的委托书上已写明专利代理内容包含有无效程 序专利代理工作的，则不存在此问题。只有在无效宣告请求时才 承接专利权人委托代理无效程序有关事务时，才需要确定有无资 格接受委托。 鉴于“专利代理条例”规定同一专利代理机构不得就同一内容的 专利事务同时接受有利害关系双方的委托，因而专利代理人在接 受专利权人一方的委托之前应当确定所在专利代理机构有无资 格接受这项委托，如果本专利代理机构已就此无效宣告请求接受 了请求方的委托，就不能承担专利权人一方的专利代理工作。 如果不核实此事就接受专利代理工作，则专利复审委员会将会发 31 出通知书，要求在收到通知书七日之内变更委托，逾期未变更， 则视为未委托代理。无论是变更委托或者被视为未委托代理，都 会对专利权人带来不利影响；作为专利代理机构自身来说既作了 无用功，又影响了声誉。出现这类情况的案件虽然不多，但在实 践中也确实存在过，例如无效宣告请求审查决定250号所涉及的无效案中，由于请求方与专利权方委托了同一专利代理机关，专 利复审委员会就通知专利权人一方更换专利代理机关。 二 阅读和分析无效宣告请求书以及所附的证据 专利权人一方的专利代理人在收到无效宣告请求书时，首先应当 阅读无效宣告请求书，结合其所附的证据分析无效宣告请求理由 是否成立。在阅读和分析无效宣告请求书时应当注意下述几个方 面。 1. 重点放在无效宣告请求的理由和所附的证据上 合议组合议审查时主要根据请求人提出的事实和证据来判断无 效宣告请求的理由是否成立，在此基础上作出无效宣告请求的审 查决定，因此需要仔细分析请求人提出的无效宣告请求的理由以 及提供的事实和证据。 首先分析请求人所提出的无效宣告请求的理由是否属于专利法 实施细则第六十四条所规定的理由。对于该条文所规定的理由应 认真对待，据理反驳；而对于不属于该条文规定的理由不必花费 太多的精力，仅在答辩中指出这不属于无效宣告请求的理由即 32 可。例如在一件无效宣告请求案中（见无效宣告请求审查决定第 181号），请求人以专利权人未在专利产品上标明专利号作为无 效宣告请求理由之一，则专利权人在答辩时只需指出该理由不符 合专利法第十五条的规定，不属于无效宣告请求的理由即可。 在这方面需要作出说明的是，对于请求人以该专利不应享有优先 权和缺乏创造性为理由请求宣告该专利无效时，不可简单地认为 优先权不合法不能作为无效宣告请求的理由以及所提供的证据 介于申请日与优先权日之间公开不能作为否定该专利创造性的 现有技术而得出该无效宣告请求不能成功的结论。正如在本章第 二节之三中所指出的那样，当请求人找到一件或几件在申请日与 优先权日之间公开的对比文件、且又有足够的证据证明该专利不 能享受优先权时，这些文件就可用来作为判断该专利新颖性或创 造性的对比文件，一旦这些文件自身或与其他申请日前公开的对 比文件结合起来能否定该专利的新颖性或创造性，则就允许请求 人将两者结合起来作为支持该专利不具备新颖性或创造性这个 专利法实施细则第六十四条第二款所列出的无效宣告请求理由 的证据。 接着分析请求人提供的事实和证据的真实可靠性。根据实践经验 来看，专利权人可以对请求人提供的事实和证据提出怀疑，但是 必须有根据地指出疑点，否则不能否定该证据的真实性。因而， 专利权人一方的代理人应当帮助专利权人分析这些证据中有无 漏洞，及时向合议组指出。现举两例，其一是请求人提供的两张 33 销售发票的销售日期与发票号出现矛盾；其二是请求方提出的 1986年签订的协议书所用的纸张是1989年印刷出来的。在这两 件无效宣告请求案中，专利权人指出的疑点均得到了合议组的认 可。 最后再分析这些证据是否支持无效宣告请求的理由。例如，申请 日前向国家知识产权局专利局提出申请、申请日后公开的专利申 请文件或专利文件只可用来否定新颖性，不支持专利无创造性这 个无效宣告请求的理由。又如，除出版物以外的公知公用情况缺 少证明其为何时、何地、何人、以何方式、公开何物中任何一项 内容，因而未构成一个完整的证明体系，尚不足以支持无效宣告 请求的理由，或者内部的计划任务书、设计图纸不是公开出版物， 也不是非特定公众所能得悉其内容的资料，仅以此证据不能支持 该专利无新颖性或创造性的理由。 2. 需要考虑合议组可能持有的观点 有些无效宣告请求案，请求方提供了十分有力的证据，但由于其 不十分精通专利知识，请求书中具体论述理由时未谈到关键之 处，甚至还出现错误的观点，此时仅仅针对请求方的错误观点进行反驳是不够的，必须考虑合议组如何分析研究这些事实和证 据，因为合议组将根据这些事实和证据来作出是否维持专利权有 效，而不会仅仅因为请求方具体论述理由不当而维持专利权有 效。例如请求人以一篇他人在申请人前申请、申请日后授权公告 的外观设计专利为证据、以该外观设计专利不符合专利法第二十 34 三条为理由请求宣告该专利权无效时，则不能简单地以此证据不 支持该无效宣告请求的理由就认为肯定胜诉。的确，外观设计专 利与发明和实用新型专利不一样，申请日前申请、申请日后公告 的专利文件不能作为否定其不相同和不相近似的现有技术，但该 证据可成为该专利不符合专利法第九条和专利法实施细则第十 三条第一款的依据，因而专利复审委员会仍有可能以此为依据， 而作出宣告专利权无效的审查决定。在这种情况下，仍应当将主 要精力放在争辩该外观设计专利与他人在先申请的外观设计专 利既不相同又不相近似上，只有说服合议组接受该两专利既不相 同、又不相近似的观点后，该专利权才能得到维持。 这次修改审查指南后，在第四部分第三章第3. 2节中明确了专利复审委员会合议组按照依职权调查原则可以进行下述工作：必要 时，可以引入技术词典、技术手册、教科书等所属技术领域中公 知常识性的证据；必要时，特别是在因专利权存在请求人未提及 的缺陷而使合议组不能针对请求人提出的无效宣告理由得到有 意义的审查结论的情况下，可以依职权对请求人未提及的理由进 行审查；可以依职权要求当事人针对其在规定的期限内主张的事 实补充证据等。因此，作为专利权人一方的专利代理人在阅读分 析请求书时不应局限在请求人的思路上，需考虑合议组可能持有 的观点，只有这样才可能与专利权人一起商定出正确的应对策 略。 3. 具体分析时应当始终以专利法及其实施细则作为立论的依据 35 修改后的审查指南第四部分第一章第5. 1节中明确了专利复审 委员会的审查原则，其中第一个原则为合法原则，即依法行政是 其最基本的审查原则。绝大多数专利权人对专利法及其实施细则并不熟悉，因而作为专利权人一方的专利代理人必须牢牢把住这 一点，应当帮助专利权人从法律法规角度来考虑问题。例如，对 于一件由他人申请并授权公告的中国专利在专利申请期间所作 出的超出原申请文件记载的中间修改文本内容可否用来否定该 在后专利的新颖性和创造性来说，就必须严格按照专利法及其实 施细则的规定来分析。前面已经指出过，若他人在先专利的公布 日或公告日早于在后专利的申请日，即使其中间修改文件因修改 超范围而未公开过，则根据专利法实施细则第一百一十七条第一 款的规定，由于其在公布或公告后允许任何人去查阅专利申请案 卷，从而成为公众可获知的内容，因而可以成为否定该在后专利 新颖性和创造性的证据。但是，如果他人在先专利的公布日或公 告日晚于该在后专利的申请日，则只有原申请文件才能构成在后 专利的抵触申请，破坏在后专利的新颖性，因此这些超出原申请 文件记载范围的中间修改文件不能作为否定在后专利新颖性的 证据，当然就更不能作为否定在后专利创造性的证据了。又如由 于我国专利法及其实施细则的实施范围仅限于国内大陆，不包括 香港、澳门和台湾，因而专利法及其实施细则中的规定的国内至 少在现阶段也不包括香港、澳门和台湾。这样一来，专利法第二 十二条中涉及的国内公开使用或以其它方式为公众所知的现有 36 技术中自然就不包括在香港、澳门和台湾除出版物以外的公知公 用证据。 总之，只有正确把握法律、法规条款的含义，才有可能得出正确 的分析结果，也才能制定正确的应对策略。 三 与委托人研究应对策略 无效宣告请求审查决定的结论分为维持专利、部分维持专利权和 全部无效三种。专利代理人在阅读了请求书以及对无效宣告请求 的理由和证据进行分析后，应当对该专利在无效宣告程序的前景 作一初步判断，在此基础上与专利权人分析该专利被宣告无效的 可能性有多大，以便确定答辩时的应对策略。 如果专利明显丧失新颖性，例如请求人引用的一篇申请日前已公 开的出版物已披露了本发明或实用新型专利所有权利要求的技 术方案，或者其所披露的一项产品的外观设计与本外观设计专利 完全相同，则应当告知专利权人该专利基本没有维持的可能性， 不必再花太多力量去作答辩，甚至可以放弃答辩，免作无用之功。 如果专利被无效掉可能性较大，此时可与专利权人商量要否与请求方谋求和解，例如对侵权反诉案件可以在一定条件下己方撤回 侵权诉讼而对方撤回无效宣告请求。当然这仅仅在该专利尚可争 取维持或部分维持专利时才有可能，如在前面所述明显会被宣告 全部无效的情况，请求方是不会接受和解的，因此即使要准备与 请求方和解，仍然需认真答辩，朝着维持专利或部分维持专利的 37 方向去努力，只有这样，请求方感到宣告专利权无效尚存在一定 难度时，才会接受和解。 对于发明和实用新型专利，如果通过分析认为独立权利要求缺乏 新颖性或创造性或者存在其他实质性缺陷，而其从属权利要求或 将几项从属权利要求合并成新的权利要求具有新颖性和创造性 或者不存在上述实质性缺陷，则可以与专利权人商讨修改权利要 求书，放弃那些不符合专利授权条件的权利要求，将从属权利要 求上升为新的独立权利要求或将几项从属权利要求合并改写成 一项新的独立权利要求，在此基础上再进行答辩。 如果认为请求方提供的证据不足以宣告专利权无效的话，可以不 对专利文件进行修改，此时应当认真作好答辩，写出有说服力的 意见陈述书。 四 修改专利文件 按照专利法实施细则第六十八条的规定，在无效宣告请求的审查过程中，允许发明或者实用新型专利的专利权人修改专利文件， 而不允许对外观设计专利的专利文件作修改。因此，发明或实用新型专利的专利权人在答辩无效宣告请求书时应当考虑要否对专利 文件作出修改。 1. 无效程序中发明或者实用新型专利文件的修改应当满足的要求 专利法实施细则第六十八条第一款和第二款对发明或者实用新 型专利文件的修改作了明确规定，该修改仅限于权利要求书，不 38 得修改说明书和附图。 审查指南第四部分第三章第5. 4节还明确了权利要求书的修改 原则： (1)不得改变原权利要求的主题名称； (2)与授权的权利要求书相比，不得扩大原专利的保护范围； (3)不得超出原说明书和权利要求书的记载范围； (4)一般不得增加未包含在授权的权利要求书中的技术特征。（可在 此作一补充说明：说明这四个要求的具体含义，尤其是第(3)个和第(4)个要求的区别） 此外，专利审查指南该节中进一步明确了所允许的权利要求书具体修改方式：权利要求的删除、合并和技术方案的删除。权利要 求的删除是指从权利要求书中删除某项或某些项权利要求，是将 整项权利要求删除；而技术方案的删除是从同一权利要求中多种 并列的技术方案中删去一种或几种技术方案，而至少保留其中一 种技术方案。权利要求的合并是指两项或者两项以上相互无从属 关系但在授权公告文本中从属于同一独立权利要求的权利要求 的合并，此时将所合并的权利要求的技术特征组合在一起、形成 新的权利要求，但这种修改必须满足三点，其一是该新的权利要 求的技术方案应当包含被合并的权利要求的全部技术特征，其二 是该新的技术方案在原说明书中有记载，其三是必须在对独立权 利要求进行修改时才允许将其从属权利要求进行合并式修改。而 且需要强调的是，权利要求合并的修改方式仅允许在答复无效宣 告请求书时、或者对转送新理由或新证据文件进行意见陈述时、 或者在答复引入请求人未提及的理由或证据的无效宣告审查通 39 知书时采用，在这些答复期限届满后只允许以删除方式修改权利 要求。 2. 修改专利文件时应当考虑的问题 修改专利文件，通常将会导致权利要求保护范围的缩小，因此修 改专利文件时应当有个合适的尺度。如果过于缩小保护范围，势 必会妨碍专利权人的利益，相反如果坚持不修改权利要求书就存 在着该专利被宣告全部无效的可能，因而专利权人一方的专利代 理人一定要与专利权人很好地权衡利弊得失，寻求一个对专利权 人比较有利的专利文件修改方案。这对于侵权反诉的无效宣告请 求案更为重要。 在无效宣告请求审查程序中，专利文件的修改总体可以采用这样 的原则，即删去授权公告权利要求书中明显不具备授权条件的权 利要求，而将那些尚有可能争取到的最宽保护范围的权利要求改 写成新的独立权利要求（包括前面所提到的按权利要求合并方式 改写成新的独立权利要求），在这基础上再以权利要求合并方式 补充几项比较有把握符合授权条件和无效宣告程序中专利文件 修改要求的从属权利要求。这样一来，即使新修改的独立权利要求仍然不满足授权条件而被宣告无效，而其另几项从属权利要求 仍然有可能被维持专利权。 允许采用上述修改方式的原因在于无效宣告请求审查决定与驳 回决定、复审决定不一样：对驳回决定来说，如果有一项权利要 求（不论其是独立权利要求还是从属权利要求）存在着专利法及 40 其实施细则中规定的实体性缺陷，而申请人又坚持不修改，就可 以对专利申请作出驳回决定；对复审决定来说，只要原驳回决定 中驳回理由所涉及的实质缺陷未被克服，则可以作出维持原驳回 决定的复审决定；而无效宣告请求审查决定可以宣告专利权部分 无效，即在无效宣告请求审查决定中要对权利要求书（包括修改 时提交的权利要求书）中双方有争议的每项权利要求给出是维持 有效还是宣告其无效的结论，因而可以在审查决定中宣告该权利 要求书中的部分权利要求无效，而另一些权利要求维持有效。 五 意见陈述书的撰写和提交 在与专利权人研究了应对策略、必要时对专利文件作出修改后， 就应当着手撰写意见陈述书，作为对无效宣告请求书的答辩。 1. 撰写意见陈述书时应当注意的问题 在撰写意见陈述书时，专利权人一方的专利代理人应当注意下述 几个方面。 (1)答辩重点应当针对请求书中所提出的无效宣告请求的理由说 明专利文件不存在请求书中无效理由所涉及的实质性缺陷，对于 答辩时已修改专利文件的，应当说明修改后的权利要求已克服了 无效宣告请求理由所涉及的实质性缺陷。 若无效宣告请求涉及多个理由的，在意见陈诉书中应当针对所有 无效宣告请求理由逐条进行反驳。 (2)对于有多件证据支持一个无效宣告请求理由的情况，必须对所 41 有证据进行分析，不得有遗漏，例如对外观设计专利既以申请日 前的公开出版物、又以申请日前的公开使用为证据而认定其与申 请日前的外观设计相同或相近似来提出无效宣告请求的，则在意 见陈述书中既要说明相对于该出版物披露的外观设计不相同、不 相近似，又要说明其相对于申请日前公开使用的证据链所反映的 外观设计不相同和不相近似；而对于发明和实用新型专利来说， 不仅要论述权利要求相对于每项证据具有新颖性，还应当将这些 证据结合起来进行分析以说明其相对于这些证据具有创造性。 (3)意见陈述书的撰写应当条理清楚、合乎逻辑，从而使意见陈述 具有说服力。为此，在意见陈述书中可以引用“审查指南”中判 断新颖性、创造性或其他有关内容的原则作为己方的论据。例如 在论述一项权利要求相对于请求书中给出的多篇对比文件（其中 有一篇是他人在申请日前申请、申请日后公开的中国专利申请文 件或专利文件）具有新颖性、创造性时，可以按照“审查指南” 中新颖性、创造性的判断方法进行分析：首先分别指出该权利要 求与各篇对比文件的区别以说明其相对于每一篇对比文件具有 新颖性；接着指出那篇他人在申请日前申请、申请日后公开的中 国专利申请文件或专利文件只能用作评价新颖性的对比文件、不 能用作评价创造性的对比文件；然后从其余几篇对比文件中确定 一篇最接近对比文件，指出该权利要求与该最接近对比文件的区 别，再指出其他对比文件未给出将体现这些区别的技术特征应用 到该最接近对比文件以得到该权利要求技术方案的启示，而且体 42 现这些区别的技术特征也不是本领域技术人员解决此技术问题 的公知常识，从而说明该权利要求相对于所给出的所有对比文件 和本领域技术人员的公知常识具有创造性。 (4)必要时提供反证来支持意见陈述书中的观点。通常，无效宣告 程序中举证的主要责任在请求方。因为按照谁主张谁举证的原 则，请求方提出了该专利不应授予专利权的主张，就应当由请求 方提供支持其无效宣告请求理由的证据。但是，在实际的无效宣 告程序中，为使反驳无效宣告请求理由更具有说服力，专利权人 也需要提供必要的反证材料。例如，为了证明不是在先公开销售、只是鉴定前为取得必要的试验或测试数据而交付使用的情况，专 利权人应当提供一份当时签订的、包含有保密要求的合作协议书 或委托测试书原件或经公证的副本；为了证明实用性，专利权人 一方可提供必要的试验结果来说明本专利能够产生积极的效果； 为了证明充分公开，专利权人一方可提供相关现有技术资料，证 明说明书中未详细描述的内容属于申请日前公众的公知常识或 者从现有技术能获知的内容。 (5)对己方胜诉没有绝对把握时应当及时提出口头审理请求。按照 审查指南第四部分第三章第四节对无效宣告请求合议审查方式 的规定，如果合议组认为请求人提交的证据充分，而不同意被请 求方的观点，只要被请求人未提出口头审理请求，合议组就可以 针对请求人所请求宣告无效 的范围直接作出宣告专利权人武部无效或部分无效的决定。因此，作为专利权人一方的代理人，对 43 于己方在意见陈述书中所论述的意见没有把握时，应当提出口头 审理请求，以便争取向合议组当面说明意见的机会。 2. 答辩请求书的意见陈述书的主要内容和格式 专利权人对请求书的答辩应当以意见陈述书的方式提交，包括首 页和意见陈述书正文两部分。首页应当采用国家知识产权局统一 印制的表格（见附在本书全文之后的表九），按要求进行填写。 意见陈述书的正文部分是答辩的核心，撰写的好坏会直接影响无 效宣告请求的审查结果，专利代理人和专利权人应当对此给予足 够的重视。其内容通常可按下述格式撰写。 (1)说明该意见陈述书的答复对象 在意见陈述书正文部分首先应该说明该意见陈述书是针对哪一 件无效宣告请求作出的答复。通常可采用格式句： “本意见陈述书是针对请求人×××和×××于××××年× 月×日对本专利权人的发明专利（专利号为ZL××××××××C、申请日为××××年×月×日、公布日为××××年×月 ×日、授权公告日为××××年×月×日、发明名称为《××× ×装置》）提出的无效宣告请求书作出的答复。” (2)专利权人的请求 这一部分应明确写明专利权人的要求，说明专利权人希望在原授 权的范围内还是在进一步作限定的保护范围内维持专利权有效。 要求全部维持专利权时，可采用这样的格式句： “专利权人请求专利复审委员会驳回上述请求人所提出的无效 44 宣告请求，并按授权时公告的权利要求书和说明书维持该专利权有 效。” 要求部分维持专利权时，可以写成： “专利权人考虑了请求人所提出的无效宣告请求的理由和提供 的证据，对授权公告的权利要求书进行了修改，现请求专利复审 委员会驳回上述请求人的无效宣告请求，并按附在本意见陈述书 之后的、新修改的权利要求书和授权公告时的说明书维持该专利权 有效。” (3)具体论述上述请求的理由 这一部分应针对请求人提出的无效宣告请求理由作出有说服力 的答辩，其中应考虑专利复审委员会合议组可能持有的观点。 通常可先列出请求人所提供的证据。接着分析这些证据中哪些不 能被采用作为该无效宣告请求理由的证据。然后论述其中可被采 用的证据为何不足以支持该无效宣告请求的理由。为可靠起见， 考虑到合议组有可能将己方认为不能采用的证据仍确定为可采 用，因而必要时应当说明即使考虑这些证据也不足以支持无效宣 告请求的理由。此外，在具体分析时，不能仅分别论述每件证据 不足以宣告专利权无效，而且要说明这些证据作为整体或者彼此 结合起来也不足以否定该专利。 如果答辩时已修改权利要求书，则应当首先说明这些权利要求的 修改方式，例如修改后的独立权利要求是由哪一从属权利要求改 写或哪些从属权利要求合并而成，指出这样的修改满足审查指南 45 第四部分第三章第5. 4节的规定，并论述修改后的权利要求相对 于所提供的证据已消除了无效宣告请求理由所涉及的实质性缺 陷，说明该修改后的权利要求为什么可被维持专利权，并将新修 改的专利文件作为意见陈述书的附件。 当专利权人对意见陈述书中论述的理由没有把握时，可在意见陈 述书的结尾部分，提出口头审理请求，以便当面与请求人辩论和 向合议组阐明观点。 3. 目前专利权人答辩请求书时存在的主要问题 如前所述，对请求书的答复撰写得好，不仅可以达到维持专利权 的目的，而且有可能加快无效宣告请求的审查程序。相反，撰写 得不好，尤其是专利文件的修改不妥将会影响专利权的保护范 围，甚至会使本来有可能维持的专利权被无效掉。目前在答复无 效宣告请求书的意见陈述书中常见的问题主要有下述几种。 (1)答复意见仅局限于反驳请求人的观点。 由于我国刚实施专利制度不久，许多请求人、甚至专利代理人尚 缺乏足够的经验，因此在无效宣告请求时虽然提供了一些有力的 证据，但在具体论述时说理不清，未抓住要害。此时，专利复审 委员会仍有可能会依据无效请求人提供的证据进行分析，若由这 些证据能得出请求人提出的无效理由成立，就会作出不利于专利 权人的无效宣告请求审查决定。因此，专利代理人在对无效宣告请求作出答复时不能仅停留在对请求人观点的反驳上，还必须考 虑合议组根据这些证据会得出什么结论，从而决定要否修改权利 46 要求书。 (2)对无效宣告请求理由的反驳缺乏说服力。 这方面存在的问题主要在于仅按照感性认识来说明问题，而未以 专利法及其实施细则、尤其是审查指南中的规定为依据作出反 驳。例如在一件无效宣告请求案，请求方以出版物上所披露的生 产模具来否定用该模具制得的产品专利，专利权人在意见陈述书 中仅指出两者所保护的主题名称不一样，分类号在不同的大类， 从而就认为该产品相对于该模具具有新颖性和创造性，而不是按 照审查指南有关创造性的规定进行分析。按照审查指南规定，两 者技术领域相关，仍可成为最接近的对比文件，应当在意见陈述 中重点分析由该模具最多只能推知该产品的外形结构，而不能得 知权利要求技术方案中有关其内部结构的技术特征，因而仅仅依 据该产品的模具并不能推知带有该内部结构特征的产品，且这些 内部结构是本发明的关键，不属于本领域技术人员的公知常识， 从而说明本领域技术人员根据该产品的模具并不能得知该权利 要求的技术方案，以证明该产品相对于该模具来说具有创造性。 (3)应当修改专利文件而未及时作出修改。 部分实用新型专利的技术方案相对于现有技术来说具有新颖性 和创造性，但其权利要求撰写不当，独立权利要求保护范围过宽， 而从属权利要求又将一个具体的技术方案的技术特征分散写入 几个引用该独立权利要求的从属权利要求。这样，当提出无效宣 告请求时，独立权利要求可能因缺乏新颖性而被无效掉。此时， 47 专利权人应及时修改权利要求书，将这几个从属权利要求合并改 写成一个新的独立权利要求，以构成一个完整的具体技术方案。 仅在意见陈述书中论述具有新颖性、创造性的理由显然是不够 的。 (4)未提供必要的证据。 尽管无效宣告程序中举证责任在请求人，但专利权人在否认请求 方证据所证明的事实或者对该事实作澄清性说明时通常需要举 出反证材料，以此来支持己方的观点。目前有的专利权人在意见 陈述书中仅给出结论性的说明，而未提供相应的证明材料显然是不 能说服合议组的。 (5)意见陈述书中的论述顾此失彼以致使己方处于被动。 在意见陈述书论述具体理由时应当全面考虑，决不要为强调某一 个问题而带来其它更严重的问题。有一件无效宣告请求案，请求 人以其一件在先专利作为抵触申请来否定专利权人的在后专利， 事实上两者技术方案并不完全相同，因而并不能破坏在后专利的 新颖性。但专利权人一方的专利代理人却在意见陈述书中根据专 利权人的意见说明此项目两者曾共同研究开发，后因意见分岐而 分开研究，虽然请求方的专利申请比较早，但己方的研究成果更 早，提供了日期早于请求方专利申请日的销售发票来给予证明， 并强调该发票销售的产品就是己方的专利产品，因此是请求方的 专利剽窃了己方的研究成果，而不能作为抵触申请来否定己方专 利的新颖性。根据专利权人的意见陈述，专利复审委员会合议组 48 认定其在先销售已否定了该专利的新颖性，作出了宣告专利权无 效的审查决定。事后，专利权人又找合议组声明，该在先销售的 产品是早期产品，与专利不完全一样，要求合议组重作决定，这 显然是不可能的。该案例充分说明了在陈述意见时一定要全面考 虑，由于禁止反悔原则的约束，自己所陈述的对己方不利的内容 会给己方带来十分不利的影响。同样，对于侵权反诉的无效宣告 请求案来说，专利权人在答复意见陈述书还应该考虑到侵权诉 讼，因为按照禁止反悔原则在无效宣告程序中陈述的意见同样会 成为侵权诉讼程中判定是否侵权的依据。 4. 意见陈述书的提交 在完成意见陈述书的撰写后，必要时连同修改的专利文件一起提交给专利复审委 员会。 需要强调的是，审查指南第四部分第三章第4. 2节规定，对请求书的指定答复期限为一个月，而根据专利法实施细则第七十条的规定，在无效宣告请求审查程序中，专利复审委员会指定的期限不得延长，因此专利权人一方的专利代理人必须 在自收到专利复审委员会发出的“无效宣告请求受理通知书”及转送的“无效宣 告请求书”及有关文件副本之日起一个月内提交上述意见陈述书。若逾期未作答 复，按照审查指南第四部分第三章第5. 1节的规定，视为专利权人已得知无效宣告请求书中所涉及的理由、事实和所附的证据，并且未提出反对意见，这样就会 给专利权人带来十分不利的影响。 按照审查指南第四部分第三章第5. 1节的规定，上述意见陈述书以及所附的反证材料应当一式两份。 49 在无效宣告请求的实质审查期间，专利复审委员会合议组会根据案情发出转文通 知书、无效宣告请求审查通知书或者口头审理通知书。经实质审查弄清事实后， 专利复审委员会将作出无效宣告请求审查决定。本节将对双方专利代理人收到上述通知书或审查决定后如何工作作一简单介绍。 一 对转文通知书的处理 专利复审委员会所发出的转文通知书中有些是伴随无效宣告请求审查通知书或口头审理通知书一起发出的，而有些是单独发出的。 对于伴随其他通知书发出的情况，专利复审委员会主要按照审查通知书或口头审 理的方式进行审查，转文通知书的目的只是将一方的陈述意见和有关证据或修改 的专利文件转给另一方，供另一方答复审查通知书或参加口头审理参考，因此在 这时双方专利代理人可按照答复审查通知书或参加口头审理进行准备。（详见本 节后两部分），但在答复前或作口头审理准备时应当先仔细阅读一下对方的意见 陈述和提供的有关证据，以便答复或口头审理时的陈述更有针对性。 对于单独发出的转文通知书，专利复审委员会合议组通常会指定一个月的答复期 限。在这种情况下，合议组是想听取己方的陈述意见，因此作为专利代理人来说 应当仔细阅读对方的陈述意见和有关证据或修改的专利文件，在形成初步看法 后，立即将对方的陈述意见和有关证据或修改的专利文件转给己方的委托人，并 与委托人商量如何针对性地作出答复，一定要在该指定期限内提交答复意见，否 则将会如前面所指出的那样，专利复审委员会将会视己方已得知该转送文件中所 涉及理由、事实和证据或修改的专利文件，并且未提出反对意见，从而会对己方 当事人产生不利的影响。 对于请求方的专利代理人来说，除了仔细研读对方当事人的陈述意见和提供的反 证材料外，当对方在陈述意见的同时修改了专利文件时，则应当针对修改的专利 文件进一步陈述宣告无效的理由。其中，重点分析新修改的权利要求书是否还存 在着原无效宣告请求理由所涉及的实体性缺陷，此外还要考虑新修改的权利要求 书是否出现了新的实体性缺陷，例如将多项从属权利要求合并而改写成的新的独 立权利要求是否超出了原说明书和权利要求的记载范围、从属权利要求上升为新 的独立权利要求是否构成一个完整的技术方案（即新修改的独立权利要求是否缺 少必要技术特征）等。必要时可以补充证实请求书中原主张的具体事实的新证据。 对于专利权人一方的专利代理人来说，除了仔细研读对方的意见陈述外，当对方 又补交了证实其原主张具体事实的证据或者以原先提供的证据又提出新的无效 宣告请求理由时，应当将补充证据和原有证据结合起来分析本专利的前景或者根 据原有的证据分析新提出的无效宣告请求理由是否成立，决不能认为这些新补充 的证据和新补充的无效宣告请求理由专利复审委员会一定不予考虑而将其置于 不顾，因为按照审查指南的规定，只有在提出无效宣告请求之日起一个月后提交 用于证明在此之前未举证主张的具体事实的新证据和需要新的证据支持新的无 效宣告理由时专利复审委员会才会不予考虑。 此外，双方的专利代理人在对转文通知书准备陈述意见时（包括请求方的专利代 50 理人在撰写无效宣告请求书时、专利权人一方的专利代理人在答辩请求书时以及 双方专利代理人在后面要谈到的答复审查通知书和口头审理时）可以仔细分析专 利复审委员会已作出的无效宣告审查决定的类似案例，掌握合议组的判断标准。 对于专利权人一方的专利代理人，尤其要重点研究决定结论为维持或部分维持专 利权有效的案例；而对于请求方的专利代理人，则重点参考那些决定结论为宣告 专利权无效或部分无效（即部分维持）的案例。 为了使意见陈述更有说服力，在撰写意见陈述书时可以引用专利复审委员会审查 决定中的决定要点作为支持己方观点的论据。此外，也可以引用审查指南中判断 新颖性、创造性或者其他有关内容的原则作为己方观点的论据。 审查指南中审查判断原则是根据国外多年审查经验以及我国专利法实施以来的 实践总结出来，专利复审委员会的无效宣告请求审查决定和复审决定结合具体案 件将这些审查判断原则具体化。这两方面的内容对专利复审委员会的审查判断有 一定指导作用，因而专利代理人利用审查指南中的判断原则以及无效宣告请求审 查决定的决定要点进行争辩会取得比较有利的结果。 需要说明的是，我国未实行判例法，因此在先的审查决定仅作为在后审查的参考， 是非强制性的。另一方面，不同案件情况不完全相同，有可能会导致不同的结论， 因而不能仅注意审查决定的要点，还应当对具体案件作出具体分析。 二 对无效宣告请求审查通知书的答复 双方的专利代理人在收到无效宣告请求审查通知书后，应当仔细阅读审查通知 书，判断本无效宣告程序的可能前景，然后立即将审查通知书转送给委托人，与 委托人商量应对策略，根据与委托人商量的意见，在审查通知书指定的一个月答 复期限内作出答复。 通常，根据无效宣告请求审查通知书中的内容，可大体分析出合议组对本案的初 步倾向性意见。 如果合议组在审查通知书中引入了未提及的理由或者证据的，例如在请求人提出 的证据基础上提出新的无效宣告请求理由或者引入了技术词典、技术手册、教科 书等所属技术领域的公知常识性证据，则意味着专利有可能被无效或部分无效。 如果在审查通知书中要求双方进一步澄清事实上或者提供证据的，往往表示合议 组对此案还没有明确的倾向性意见，需进一步听取双方的意见。 如果在审查通知书中指出专利权人的主动修改不符合专利法及其实施细则规定， 而向专利权人指出修改方向时，则意味着该专利有可能在按照修改方向的修改文 本基础上维持该专利权部分有效。 阅读审查通知书后，对于有利于本方的通知书，应积极响应，而对于不利于本方 的通知书应探讨有无办法来改变合议组的观点。例如，审查通知书中引用了上述公知常识性证据，此时请求方通常应积极响应，在意见陈述书中充分论述该实用 新型或发明相对于请求人提供的对比文件和合议组引用的公知常识性证据缺乏 创造性的理由，力争全部无效该专利，论述得好将帮助合议组下决心作出决定； 而作为专利人一方就应该极力争辩，论述本实用新型或发明相对于上述对比文件 和公知常识性证据具有新颖性、创造性的理由，以便说服合议组改变观点，维持 专利权有效或者争取一个保护范围尽可能大的部分无效。又如审查通知书中要求 专利权人修改专利文件，通常专利权人应积极配合作出修改；而作为请求方就要 分析这样做能否达到己方提出无效宣告请求的目的，对此采取相应的措施。 当然，对于合议组尚无倾向性意见的审查通知书，双方专利代理人应当据理力争， 51 以取得对己方更有利的结果。 当无效宣告请求案是侵权反诉案时，双方就要考虑本案的可能前景对侵权诉讼的 影响。例如，在建议的权利要求书基础上维持有效的情况，双方就要分析宣告部 分无效后会对侵权诉讼造成什么后果。对于请求方，若部分无效后，己方的产品 或使用方法不再包含新独立权利要求所增加的技术特征，就意味着该产品可能不 构成侵权，因而可以认为该无效宣告请求基本取得成功；而对于专利权人，就有 可能意味着在侵权诉讼中将面临败诉，因而应考虑是否争取一个保护范围更宽一 些的独立权利要求。相反，在部分无效后仍然有可能侵权的情况，专利权人一方 可考虑接受合议组的意见，修改权利要求书；而请求方应积极争辩，以证明新修 改的独立权利要求仍然不满足新颖性和/或创造性的要求。 由于无效宣告请求案是依据请求原则而启动的确定专利权有效或无效的法律程 序，所以无效宣告请求案的审理不象在原民事诉讼中“着重调解”，专利复审委 员会没有调解的职权，决定是否和解以及在何种条件下和解是双方当事人的事， 所以专利代理人在和解活动中应当起重要的作用。在实践中，有一部分无效宣告请求案是通过双方互作让步、相互妥协以和解的方式结案的。在这种情况下双方 当事人找到了利益的平衡点，从而节省了时间、经费。因此，双方专利代理人应 当认真帮助己方委托人分析和解的利弊得失，以便己方委托人作出决断。作为专 利代理人来说，切忌为展示自己能力而对委托人一味承诺取胜，切勿在和解对双 方来说是双赢的情况下阻碍当事人自愿和解。相反，如果和解及和解条件明显损 害己方委托人正当权益时，也不应当为了尽快结案而听任委托人作出错误的决 断。 三 口头审理的准备与辩论 从实践来看，口头审理是专利复审委员会对无效宣告请求审查的主要方式，因为 通过口头审理双方的争辩可以将事实和证据搞得比较清楚，因而多数无效宣告请 求案均经过口头审理才作出审查决定。鉴于此，双方专利代理人应当很好地利用 口头审理的机会，为己方委托人争取比较有利的结果。 1. 口头审理的准备 专利复审委员会合议组决定进行口头审理后，将向双方当事人发出口头审理通知 书，并附具口头审理回执。双方的专利代理人在收到口头审理通知书后应立即与 己方委托人商量是否参加口头审理，由谁出席口头审理，是否需要请有关人员出 庭作证等，将上述内容填写在口头审理回执中，并在自收到口头审理通知书之日 起七日内向专利复审委员会提交回执。 由于口头审理时可以更充分、更清楚地表述己方的观点，双方当事人通常应参加 口头审理。如果告知专利复审委员会不参加此次口头审理，专利复审委员会仍然 会在一方当事人缺席的情况下单方进行口头审理，这明显会对己方带来不利。但 是，与法院审理的案件不同，无效宣告程序中的口头审理并不是一个强制性的程 序，因此在某种特殊情况下，如己方委托人因经济问题不愿参加口头审理时，也 可以不参加口头审理，但此时应当按期提交口头审理回执，告知不参加口头审理。 对于请求方的专利代理人来说，这一点特别重要，因为按照专利法实施细则第六 十九条第三款的规定，请求人对专利复审委员会发出的口头审理通知书在指定期 限内未提交口头审理回执，且又不参加口头审理的，该无效宣告请求被视为撤回。 对于口头审理的日期，通常不应当要求改动，但如果确实有充足的理由希望专利复审委员会改变日期的，如两件由己方代理的不同案件同时进行口头审理（包括 52 需到法院出庭）或己方委托人短期在国外不能赶回参加等，则可以在口头审理通 知回执中向专利复审委员会提出更改口头审理的日期。 一旦确定参加口头审理就应当具体着手口头审理的准备工作。 首先应当再次仔细整理分析与本案有关的证据。对于请求方专利代理人应当在考 虑了对方当事人陈述意见（包括其反证材料和修改后的专利文件）的基础上分析 己方的证据是否足以支持无效宣告请求的理由，对于未构成一个完整证据链的情 况应当考虑要否补充证明该同一事实的新证据，使其成为完整的证明体系。在分 析证据时不仅要找出证据中支持己方观点的内容，还应考虑该证据中有无不利己 方观点的内容，以便对方当事人在口头审理时提出此问题时能及时作出应答。而 对于专利权人一方的专利代理人来说，则要从相反的角度来考虑，分析对方证据 所存在的问题，己方的反证材料是否足以反驳对方的观点，以便证明对方的证据 不足以支持其无效宣告请求的理由。对于证据较多的情况，双方专利代理人都应 当对证据顺序编号，将证明不同事实的证据分成几组，将证据中的有关内容或存 在的问题加以标注，最好列出一张明细表，其包括证据编号，证据名称，主要采 用内容，所证明的问题，从而为下一步准备答辩提纲以及口头审理的现场陈述打 好基础。 整理、分析证据后，与己方委托人商量口头审理时的对策（包括要否与对方谋求 当面和解），根据此对策准备辩论提纲。辩论提纲应当包括四个部分：己方在口 头审理时第一次陈述意见时的书面发言提纲、针对对方所提证据或反证材料准备 的质询提纲和针对对方对己方证据或反证材料进行质询的答辩提纲、针对合议组 在口头审理通知书中指定的中心议题准备的辩论提纲以及口头审理辩论结束时 的总结发言提纲。由于发言时间有限，提纲应当简洁、清楚，各部分的内容应各有侧重。在第一次陈述意见时，双方专利代理人应当结合证据和/或反证材料比 较全面地论述提出无效宣告请求的理由或者反驳对方的无效宣告请求的理由；证 据调查阶段质询时，应重点放在核实这些证据的真实性、相关性以及证据之间或 证据与待证事实之间有无矛盾上；口头审理辩论阶段的辩论提纲，应当多考虑几 种对方有可能采用的辩论方案，相应作好几种应答的准备，当对方的争辩在己方 预料之中，则己方的辩论发言就会成竹在胸，不会出现临场措手不及的情况；辩 论结束时的总结发言应当简明扼要，强调关键之处，且应当在现场根据争辩情况 作出适当补充。 辩论提纲与意见陈述书的不同在于其要当众发言。为取得好的效果必须条理清 楚，具有说服力。但是，口头辩论不是演说，切记不要冗长空洞或只重华丽的词 藻。倾听双方争辩意见的是合议组，他们是有经验的技术和法律专家，表面华丽 的词藻往往只能赢得听众的喝采，而不能起到说服合议组的作用，必须用可靠的 事实和证据、符合审查指南规定的分析说理以及合乎逻辑、条理清楚的论述来说 服合议组。 在口头审理的准备中还应当帮助当事人和有关技术人员作好临场发言的准备，指 导他们从专利法角度进行争辩，切勿陷入纯技术或学术问题的讨论。 此外，在口头审理前还应作好书证、物证、人证或现场演示的准备。对已主张事 实的补充书证最好在口头审理之前连同口头审理回执一起寄给专利复审委员会， 以便合议组事先作好准备。对于已出具过证明材料的证人，也应指导其在作证时 从专利法角度说明问题，将证言说到关键之处。对于现场演示专利产品的效果时， 演示的专利产品实物必须与权利要求限定的产品相一致，对比的实物必须与申请 日前的现有技术产品相一致。 53 2. 口头审理时应当注意的问题 口头审理时辩论效果好坏对合议组的合议结果会产生较大影响，在调查和辩论阶 段双方专利代理人应注意下述几个方面。 (1)以事实为根据、以法律为准绳是无效宣告程序中双方论述观点的基本原则， 因此双方专利代理人在口头审理调查和辩论阶段应当以专利法及其实施细则以 及审查指南中的有关规定作为己方论点的立足点和出发点，用事实和证据来证明 这些论点，从而使己方的答辩更具有说服力。 (2)口头审理是紧张的脑力劳动，既要陈述己方的主张、又要反驳对方的主张。 在对方陈述意见时应全神贯注、头脑清醒，必要时作好记录。一方面要理清对方 发言的思路和逻辑，以便针锋相对地进行答辩；另一方面注意对方发言中的薄弱 环节和漏洞，在对方发言后经过合议组同意作出反驳，以引起合议组对该问题的 重视。 (3)回答合议组提出的问题时，需考虑合议组询问的目的，慎重考虑后再作回答， 切勿仓促应答。例如，在口头审理时己方以一篇对比文件说明该专利不具备新颖 性时，如果合议组追问是否以新颖性为无效理由，则应当立即想到合议组可能认 为还需要与公知常识结合否定创造性，从而要考虑补充以不具有创造性为无效理 由。此外，同一事实，回答技巧不一样，强调重点不一样，会对合议组造成不同 的印象。 (4)通常，在辩论阶段所辩论的内容主要涉及专利知识时，应当由专利代理人进 行答复或争辩为好，但主要涉及技术内容时，专利代理人最好先与当事人商量后 再作答复，或者由当事人答复，以免回答不正确而处于被动。 (5)在争辩中，双方应尊重事实，千万不可强词夺理。言过其实反而给人产生理 屈词穷的感觉。在辩论中更不可进行人身攻击、漫骂与恐吓，这样做实际上只会 起到相反的效果。 (6)在争辩过程中出现意料不到情况时应随机应变，沉着应战。例如对方当场举 出补充证明已主张事实的新证据材料时，不要急于当场答复，可以以己方要全面 研究这新证据材料为理由表示保留答复此新证据材料的权利，甚至可以要求合议 组推迟作出无效宣告请求的审查决定。 (7)双方在辩论时应当力求主动，抓住对方致命性的缺陷，尤其在准备辩论时发 现对方已提出的证据或反证材料中有些内容有利于己方时可以放在质询和辩论 时才提出，从而使对方围绕己方的观点作防御性回答，从而出现对己方十分有利 的形势。 (8)口头审理期间、尤其在口头审理结束时应当认真核对口头审理笔录。在口头 审理中，合议组会将重要的审理事项记入“口头审理笔录”，这些重要的审理事 项包括：当事人声明放弃的权利要求、无效宣告请求的范围、理由或者证据；双 方当事人均认定的重要事实；请求人请求对不同无效宣告请求的证据进行组合 等。这些重要事项往往对无效宣告请求的审查结果起着比较重大的影响，因此当 合议组在重要的审理事项记录完毕后或者在口头审理终止时将笔录请当事人阅 读核对时，一定要认真进行核对，对笔录的差错、尤其遗漏了对己方有利的重要 事项应当及时指出，在某些情况甚至可据理力争，从而对笔录的差错或遗漏内容 进行更正或补充。 (9)口头审理是双方谋求和解的一次机会，无论在口头审理开始前还是口头审理 辩论结束后，专利复审委员会合议组均会询问双方当事人是否有和解愿望。双方 专利代理人应当站在己方委托人的立场上，十分珍惜口头审理这次和解机会。通 54 常，认为无效宣告请求审查决定对己方不利的可能性偏大一些的，可以争取在口 头审理前谋求和解；而认为对己方比较有利的可能性较大时可以待口头审理结束 时谋求和解，此时可能取得对己方比较有利的和解条件。至于在口头审理前谋求和解的，如当天达不成和解条件，且还要进一步协商的，最好在当时告知合议组 先进行口头审理，口头审理后再继续协商，以免最后和解不成而又错过了口头审 理的机会。 四 收到无效宣告请求审查决定后的工作 收到无效宣告请求审查决定，并不意味着该无效宣告程序已经结束，因为按照专 利法第四十六条第二款的规定，对专利复审委员会宣告专利权无效或者维持专利 权有效的无效宣告请求审查决定不服的，可以在自收到该决定之日起三个月内向 人民法院起诉。 因此，在收到无效宣告请求审查决定后，审查决定对己方不利的一方专利代理人 就要帮助委托人分析是否有必要向北京市第一中级人民法院起诉。具体说来，如 审查决定是宣告专利权全部无效的，专利权人一方的专利代理人就需要着手这项 工作；如果审查决定维持专利权的，则请求方的专利代理人要作此考虑；对于宣 告专利权部分无效的审查决定，双方专利代理人都需要考虑该审查决定是否对己 方委托人有利，以便作出决断。当己方委托人决定要向人民法院起诉时，就应当 着手准备，以便在规定的收到审查决定三个月内向北京市第一中级人民法院起 诉。对于委托人希望尽早解决问题时，则应当在准备好起诉后立即提出，不要等 到该三个月期限快届满时才提出。由于该诉讼程序的被告是专利复审委员会，按 照专利法第四十六条第二款规定，人民法院应当通知无效宣告请求程序的对方当 事人作为第三人参加诉讼，因而另一方当事人的专利代理人在收到有利于己方委 托人的审查决定时要让委托人作好对方有可能起诉的思想准备。 需要说明的是，向人民法院起诉，并不仅仅取决于审查决定是否对己方委托人有 利，更主要是分析该审查决定结论是否正确。对于审查决定结论正确的情况，没 有必要向人民法院起诉，因为起诉的结果不可能改变原审查决定，而己方委托人 却要承受更多的经济负担和精力，除非己方委托人认为延长该程序有利而坚持起 诉时，作为专利代理人才根据委托人的意愿为委托人向人民法院起诉，但此时应 当将起诉的后果向委托人交代清楚，以免委托人败诉时对专利代理人产生不满。 对于不利于己方委托人的审查决定结论不正确、且至少存在着使审查决定结论朝 着己方委托人有利方向作出变化的可能时，才有必要向人民法院起诉，此时可与 委托人商量如何起诉，但也不要承诺百分之百胜诉，应当向委托人表示存在着改 变审查结论的可能，但尚存在着一定的难度，由己方委托人决定是否起诉。 至于不服专利复审委员会的无效宣告请求审查决定而提出行政诉讼时双方专利 代理人的工作将在第四章中作详细说明。 对于伴随有侵权诉讼的无效宣告请求，若无效宣告请求审查决定的结论是维持有 效或宣告部分无效的情况，一旦不利方当事人未向人民法院起诉，则双方专利代 理人就要根据此决定结果帮助己方委托人确定在侵权诉讼中的对策。这一点在发 明或实用新型专利被宣告部分无效的情况尤其重要，因为此时应当分析被控侵犯 产品或者方法对于被维持部分有效的专利、即仍被维持有效的权利要求是否侵 权，再在此基础上决定侵权诉讼的对策。 55